La valoración de PI en una operación transfronteriza estima lo que generarán en el futuro patentes, marcas, diseños o software, y los tres métodos habituales (de ingresos, de mercado y de coste) rara vez dan la misma cifra. Pero el mayor riesgo no es aritmético sino jurídico: un derecho que no está registrado, usado, renovado o inscrito en los mercados que generan los ingresos vale menos de lo que dice la hoja de cálculo. Esta guía se dirige a empresas e inversores que preparan una adquisición, una licencia o una financiación con garantía de PI.
En resumen
- La OMPI describe tres enfoques: ingresos (el más utilizado), mercado y coste; cada uno responde a una pregunta distinta y produce una cifra distinta.
- Toda valoración presupone que el activo es identificable, jurídicamente exigible, transmisible y capaz de generar ingresos propios; cada fallo en esa premisa reduce el valor.
- La PI es territorial: los ingresos obtenidos donde el derecho no está protegido no pueden atribuirse a ese derecho.
- Los plazos de falta de uso, las anualidades de patente impagadas y las cesiones o licencias no inscritas varían por país y deben revisarse antes de fijar cualquier cifra.
- En la UE y en España la marca puede darse en garantía, pero la garantía solo es oponible a terceros una vez inscrita en el registro.
¿Qué es la valoración de PI y cuándo se necesita?
Según la guía de la OMPI sobre valoración de PI, el valor de un activo de propiedad intelectual es el beneficio económico futuro que puede aportar, ya sea por su explotación directa, por licencias o por la ventaja competitiva que otorga. La OMPI enumera los motivos habituales para valorar: negociar licencias y franquicias, ventas y empresas conjuntas, inversión y fusiones y adquisiciones, garantías de préstamos y resolución de litigios, incluido el cálculo de daños. También distingue el precio, lo que paga un comprador, del valor, que se calcula de forma sistemática.
En una operación transfronteriza, el mismo activo puede valorarse para varios fines a la vez: la asignación del precio de compra, la regalía de una licencia de vuelta al vendedor o un préstamo garantizado con la cartera. Por eso el alcance de la valoración y el alcance de los derechos deben definirse juntos.
Ingresos, mercado o coste: ¿qué método de valoración de PI conviene?
La OMPI resume así los tres enfoques:
| Método | Cómo funciona | Funciona mejor cuando | Principal debilidad |
|---|---|---|---|
| Ingresos | Proyecta los rendimientos futuros atribuibles a la PI y los descuenta a valor actual | Hay previsiones de flujos de caja fiables, por ejemplo de licencias o líneas de producto | Muy sensible a las previsiones, la tasa de descuento y la vida jurídica restante |
| Mercado | Compara precios pagados por transmisiones de PI similares o tipos de regalía | Existen operaciones comparables o referencias de regalías | Las operaciones de PI realmente comparables son escasas y a menudo confidenciales |
| Coste | Estima cuánto costaría reproducir o sustituir el activo | El activo es fácil de recrear y sus beneficios son difíciles de cuantificar | Ignora las características únicas del activo y su posición en el mercado |
En la práctica, nuestra recomendación en operaciones transfronterizas es tomar el método de ingresos como referencia principal, contrastarlo con datos de mercado cuando existan y ajustar los flujos país por país según la situación jurídica de los derechos.
Por qué el riesgo jurisdiccional cambia la cifra
La OMPI señala que, para valorarse, el activo debe ser identificable por separado, jurídicamente exigible, transmisible y capaz de generar ingresos propios. Cada una de esas condiciones depende del derecho nacional, y las reglas difieren a lo largo del corredor Europa–Latinoamérica–África:
| Riesgo | Ejemplo de la norma | Efecto en el valor |
|---|---|---|
| Sin registro en un mercado clave | Los derechos son territoriales; solo hay protección donde se conceden | Los ingresos de ese mercado no deberían atribuirse al derecho |
| Falta de uso | Marca de la UE: caducidad tras cinco años sin uso efectivo (RMUE, arts. 18 y 58); Brasil: cinco años (Ley 9.279, art. 143); Comunidad Andina: tres años (Decisión 486, art. 165) | Una marca sin uso puede cancelarse a instancia de un tercero |
| Anualidades de patente impagadas | Brasil: la patente se extingue (Ley 9.279, arts. 84 y 86, con posibilidad de restauración); Comunidad Andina: tasas anuales con seis meses de gracia (Decisión 486, art. 80) | La vida jurídica restante, y con ella los ingresos, puede desaparecer |
| Cesiones y licencias no inscritas | UE: cesiones, garantías y licencias solo surten efecto frente a terceros tras su inscripción (RMUE, art. 27); Brasil: las licencias deben inscribirse en el INPI (art. 140); Comunidad Andina: las transferencias y licencias no registradas no surten efecto frente a terceros (arts. 161 y 162) | El comprador o el prestamista puede no poder hacer valer la titularidad por la que pagó |
| Dependencia de los registros de Madrid | Durante cinco años, el registro internacional cae con su marca de base (Protocolo de Madrid, art. 6.3) | Una marca de base débil pone en riesgo todos los países designados |
Ninguno de estos riesgos aparece en un modelo de flujos descontados si nadie los introduce. Esa es la función de la revisión jurídica, que debe preceder a la valoración, no seguirla.
¿Puede usarse la PI como garantía en Europa?
Sí, con formalidades. Según el artículo 22 del Reglamento de la marca de la UE, la marca de la UE puede darse en garantía o ser objeto de derechos reales con independencia de la empresa, y ese derecho puede inscribirse en el registro de la EUIPO. El artículo 27 añade que esos actos solo surten efecto frente a terceros tras su inscripción, salvo frente a quienes los conocían.
En España, el artículo 46.2 de la Ley 17/2001, de Marcas permite dar en garantía la marca o su solicitud, y la hipoteca mobiliaria se inscribe en el Registro de Bienes Muebles con notificación a la OEPM. Según el artículo 46.3, estos actos solo pueden oponerse a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas.
La guía de la OMPI sobre financiación con PI advierte de que usar la PI como garantía de préstamos aún no es una práctica extendida, y su página de valoración añade que la garantía solo funciona si el activo se valora por separado y sigue vigente durante todo el periodo de devolución. El prestamista pedirá, por tanto, una valoración y pruebas de mantenimiento.
Qué significa para su empresa
- Empiece por el mapa jurídico. Enumere cada derecho por país, titular registral, estado, fechas de renovación y anualidades, y licencias o cargas inscritas.
- Asigne ingresos a derechos. Reparta los ingresos país por país y señale los obtenidos donde el derecho falta, está en trámite o es vulnerable.
- Reúna pruebas de uso de las marcas que se acercan a los plazos de falta de uso, sobre todo en Brasil y la Comunidad Andina.
- Corrija lo corregible antes de firmar: inscripciones pendientes, solicitudes que faltan, anualidades y saltos en la cadena de titularidad.
- Lleve el mantenimiento a los contratos: obligaciones de renovar, pagar anualidades e inscribir la garantía en cada registro relevante.
Si necesita esa revisión jurídica en varias jurisdicciones a la vez, nuestro equipo de valoración de PI y due diligence transfronteriza puede prepararla junto con sus asesores financieros. La redacción de licencias y cesiones corresponde a nuestro equipo de licencias y operaciones de PI.
Dónde se suelen equivocar las empresas al valorar la PI
- Valorar la marca y no los registros. Se atribuye a una marca una línea de ingresos global, aunque solo está registrada en algunos de los países que la generan.
- Ignorar al titular registral. La sociedad que figura en el registro no es la del perímetro de la operación, y la transmisión nunca se inscribió.
- Suponer que todo está vigente. Patentes caducadas, marcas vencidas y registros expuestos a la cancelación por falta de uso se cuentan por su valor completo.
- Elegir el método según el precio. Cifras de coste para activos cuyo valor está en su posición de mercado, o comparables que no son comparables.
- No inscribir la garantía. El prestamista que no inscribe su derecho en cada registro puede quedar por detrás de un adquirente posterior de buena fe.
Preguntas frecuentes
¿Qué método de valoración de PI es el más utilizado?
Según la OMPI, el método de ingresos es el más extendido: proyecta los rendimientos futuros atribuibles al activo y los descuenta a valor actual. Los métodos de mercado y de coste sirven para contrastar o como método principal cuando hay buenos comparables o el activo es fácil de reproducir. Cada método da una cifra distinta, por lo que la elección debe justificarse.
¿Tiene valor una marca en un país donde no está registrada?
El negocio puede tener valor allí, pero el derecho de marca, en general, no, porque la protección es territorial. En los sistemas en los que prima la primera solicitud, un tercero puede incluso registrarla antes. La valoración debe separar los ingresos obtenidos con derechos registrados de los obtenidos donde la marca falta o es vulnerable.
¿Puede usarse una marca como garantía de un préstamo en la UE y en España?
Sí. La marca de la UE puede darse en garantía según el artículo 22 del Reglamento de la marca de la UE e inscribirse en la EUIPO; solo surte efecto frente a terceros tras su inscripción. En España, la marca puede pignorarse o hipotecarse según el artículo 46 de la Ley de Marcas, y la inscripción es necesaria para oponerla a terceros de buena fe.
¿Puede IP Global Guard apoyar la valoración de PI en una operación transfronteriza?
Sí. Hacemos la revisión jurídica de la que depende la valoración: titularidad, cobertura por país, renovaciones, anualidades, uso e inscripciones. Trabajamos con sus asesores financieros o valoradores, corregimos los huecos antes de la firma y coordinamos las inscripciones mediante corresponsales locales en Europa, Latinoamérica y África, con un único interlocutor.
Cómo le ayuda IP Global Guard con la valoración
Una valoración es tan sólida como los derechos que la sostienen. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, audita y estructura carteras de PI en más de 25 jurisdicciones de Europa, Latinoamérica y África, con una sola estrategia y una única relación de facturación; consulte nuestra cobertura por países.
Compártanos el calendario de la operación y la lista de derechos y países afectados. Le diremos qué derechos sostienen la valoración, cuáles conviene corregir primero y qué puede hacerse antes de la firma, todo desde un único punto de contacto. Hable con nuestro equipo de PI transfronteriza.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico ni financiero, ni sustituye la valoración o la revisión jurídica de sus activos concretos.
Fuentes
- OMPI, IP valuation (guía para empresas)
- OMPI, Securing financing with IP assets
- Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (14 de junio de 2017), arts. 18, 22, 27 y 58
- BOE, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, art. 46
- Brasil, Ley 9.279, de 14 de mayo de 1996 (Ley de Propiedad Industrial), arts. 84, 86, 140 y 143
- Comunidad Andina, Decisión 486 (14 de septiembre de 2000), arts. 80, 161, 162 y 165
- WIPO Lex, Protocolo de Madrid, modificado el 12 de noviembre de 2007, art. 6
