La PI en joint ventures internacionales debe quedar resuelta en el contrato antes de que los socios empiecen a trabajar juntos: quién es titular de lo que aporta cada parte y de lo que crea la empresa conjunta, a quién pertenecen las mejoras posteriores y qué pasa con la PI cuando la joint venture termina. Si el contrato calla, deciden las normas nacionales supletorias, que no son iguales en España, Brasil y el resto del corredor. Esta guía se dirige a empresas que constituyen joint ventures entre Europa, Latinoamérica y África, y a los equipos internos que las negocian.
En resumen
- Separe la PI preexistente (lo que aporta cada socio) de la PI generada (lo que crea la joint venture) y asigne a cada categoría un titular, una licencia y un territorio.
- Las normas supletorias no son neutrales. En España, un cotitular puede explotar solo una patente común tras notificarlo a los demás, pero licenciarla a un tercero exige el acuerdo de todos.
- En Brasil, las mejoras de una patente licenciada pertenecen a quien las realiza, con derecho de preferencia de la otra parte para licenciarlas.
- Cesiones y licencias solo vinculan a terceros una vez inscritas: en la OEPM en España y en el INPI en Brasil.
- Planifique la salida al firmar: compra de la PI, licencia de retorno, retirada de la marca e inscripciones en cada oficina.
¿Por qué acaban en conflictos de PI las joint ventures transfronterizas?
En una joint venture típica del corredor, el socio europeo aporta tecnología o una marca y el socio latinoamericano o africano aporta acceso al mercado, distribución o fabricación. Cada parte contribuye con algo distinto y, con el tiempo, la empresa conjunta genera su propio conocimiento, productos y clientela. Los conflictos que vemos en la práctica rara vez nacen de la mala fe inicial; nacen de preguntas que nadie respondió: a nombre de quién están los registros locales, quién puede usar el proceso mejorado fuera de la joint venture y quién se queda la marca cuando un socio sale.
El riesgo crece con la distancia. Los registros los presenta a menudo el socio local, por rapidez y a su nombre, y el contrato puede regirse por una ley mientras los derechos están inscritos bajo varias.
PI preexistente y PI generada: ¿quién debe ser titular de qué?
El núcleo de cualquier acuerdo de PI en una joint venture es un reparto claro por categorías. La tabla resume las opciones habituales:
| Categoría | Opciones habituales | Qué dejar por escrito |
|---|---|---|
| PI preexistente (patentes, marcas, software, conocimientos que aporta cada socio) | Sigue siendo del socio que la aporta; se licencia a la joint venture | Lista exacta de derechos, alcance y territorio de la licencia, si termina con la joint venture |
| PI generada (creada por la joint venture) | Titular la sociedad conjunta, o los socios en cotitularidad, o reparto por campos | Quién solicita, a nombre de quién, quién paga, quién decide las acciones de defensa |
| Mejoras de la PI preexistente | Del socio que aportó, de quien mejora con licencia de retorno, o de la joint venture | Definición de «mejora», deberes de notificación, condiciones de licencia |
| Marca de la joint venture | De un socio y licenciada, o de la sociedad conjunta | Titular registral en cada país, control de calidad, retirada a la salida |
| Conocimientos técnicos y datos | Protegidos como secretos empresariales; reglas de acceso por socio | Confidencialidad, registros de acceso, qué puede conservar cada socio tras la salida |
Nuestra recomendación es evitar la cotitularidad de la PI generada salvo que haya una razón clara. Los derechos en cotitularidad son más difíciles de licenciar, defender y vender, y las normas supletorias sobre comunidad varían de un país a otro.
¿Qué pasa si el contrato de la joint venture no regula la PI?
La ley nacional cubre los huecos, y cada país lo hace a su manera. Tres ejemplos del corredor:
España: patentes en cotitularidad
El artículo 80 de la Ley 24/2015, de Patentes, dispone que la cotitularidad se rige primero por lo acordado entre las partes. En su defecto, cada partícipe puede explotar la invención previa notificación a los demás, ejercitar acciones contra los infractores y disponer de su parte, con derechos de tanteo (dos meses desde la notificación) y retracto (un mes desde la inscripción) a favor de los demás. La licencia a un tercero, en cambio, debe otorgarse conjuntamente por todos, salvo que el juez faculte a alguno. El artículo 79 añade que transmisiones y licencias solo surten efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes, y el artículo 82 exige que consten por escrito.
Brasil: mejoras e inscripciones
La Ley de Propiedad Industrial de Brasil (Ley 9.279/1996) establece en su artículo 63 que la mejora introducida en una patente licenciada pertenece a quien la realiza, con derecho de preferencia de la otra parte para licenciarla. Los artículos 62 y 140 exigen inscribir en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) las licencias de patentes y de marcas para que surtan efecto frente a terceros, y el artículo 211 extiende el registro a los contratos de transferencia de tecnología y de franquicia. En una joint venture que licencia tecnología en Brasil, la inscripción forma parte de la operación, no es un trámite posterior.
Unión Europea: I+D conjunta y derecho de la competencia
Cuando la joint venture realiza investigación y desarrollo entre socios, se aplican las normas de competencia de la UE. El Reglamento (UE) 2023/1066, aplicable hasta el 30 de junio de 2035, exime los acuerdos de I+D que cumplen sus condiciones: todas las partes deben tener pleno acceso a los resultados finales, incluidos los derechos de PI y los conocimientos resultantes (artículo 3); entre competidores rige un umbral de cuota de mercado conjunta del 25 % (artículo 6); y la obligación de no impugnar la validez de la PI de las partes queda fuera de la exención (artículo 9).
La salida: ¿qué pasa con la PI cuando termina la joint venture?
La cláusula de salida es donde se decide buena parte del valor. Antes de firmar, acuerde:
- Los supuestos de salida: bloqueo, cambio de control, insolvencia, incumplimiento o simple fin del plazo.
- Quién compra la PI generada y a qué precio o con qué método de valoración.
- Las licencias de retorno: qué socio sigue usando qué tecnología, en qué campo y territorio, y durante cuánto tiempo.
- La marca: quién se la queda y de cuánto tiempo dispone el otro socio para retirarla.
- Las formalidades: cesiones firmadas e inscritas en cada oficina donde estén registrados los derechos, desde la OEPM y la EUIPO hasta las oficinas latinoamericanas y africanas.
Qué significa para su empresa
- Audite la PI preexistente de cada socio antes de firmar y adjunte la lista al contrato.
- Decida quién presenta las nuevas solicitudes y a nombre de quién, país por país, y revise los registros con regularidad.
- Inscriba licencias y cesiones allí donde la inscripción sea necesaria para que surtan efecto frente a terceros.
- Alinee la ley aplicable y la cláusula de resolución de conflictos con los países donde los derechos están registrados y deberán defenderse.
- Contraste los pactos de I+D y de licencia con el derecho de la competencia de la UE si los socios son competidores.
Si negocia una joint venture en varios países, nuestro equipo de estrategia de PI transfronteriza puede cartografiar derechos y registros, y nuestro equipo de licencias y cesiones de PI puede redactar e inscribir los contratos.
Dónde se equivocan las joint ventures con la PI
- Dejar que el socio local registre a su nombre. Recuperar una marca registrada por un antiguo socio puede llevar años y litigios.
- Definir las «mejoras» de forma vaga. Sin definición, cada parte reclama el mismo desarrollo.
- Olvidar las inscripciones. Una licencia o cesión no inscrita puede no vincular a terceros, en España y Brasil entre otros países.
- Elegir la cotitularidad por defecto. Parece equitativa al firmar, pero complica licencias y defensa después.
- Dejar la salida para más adelante. Cuando la relación se rompe, negociar el reparto de la PI sale mucho más caro.
Preguntas frecuentes
¿Quién es titular de la PI que crea una joint venture?
Quien diga el contrato. Si la joint venture es una sociedad independiente, la PI que crean sus empleados suele pertenecerle según las normas laborales y de PI aplicables, pero los socios pueden repartir la titularidad de otra forma por contrato. Si el acuerdo calla, se aplican las normas nacionales supletorias, que varían según el país y el tipo de derecho.
¿Puede un cotitular licenciar una patente sin los demás?
En Derecho español, no. El artículo 80 de la Ley 24/2015 permite a cada cotitular explotar la invención previa notificación a los demás, pero la licencia a un tercero debe otorgarse conjuntamente por todos, salvo que el juez faculte a uno de ellos. Otros países tienen reglas distintas, por eso se recomienda un pacto de cotitularidad.
¿Hay que inscribir los acuerdos de PI de una joint venture?
Con frecuencia, por las licencias y cesiones que contienen. En España, las transmisiones y licencias de patentes solo surten efecto frente a terceros de buena fe desde su inscripción en la OEPM. En Brasil, licencias y contratos de transferencia de tecnología deben inscribirse en el INPI para surtir efecto frente a terceros. Compruebe las reglas de cada país donde estén registrados los derechos.
¿Puede IP Global Guard acompañarnos en la negociación de la joint venture?
Sí. Auditamos la PI preexistente de los socios, estructuramos titularidad, licencias y salida, y tramitamos las inscripciones ante la OEPM y la EUIPO directamente cuando nuestros profesionales están habilitados y, si no, mediante representantes cualificados, coordinando corresponsales locales en Latinoamérica y África desde un único interlocutor.
Cómo protege IP Global Guard su posición en una joint venture
Una joint venture es tan sólida como sus cláusulas de PI. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, estructura e inscribe la PI en operaciones transfronterizas en más de 25 jurisdicciones de Europa, Latinoamérica y África, con una sola estrategia, un único interlocutor y una única relación de facturación.
Compártanos la hoja de términos de la joint venture y la lista de derechos que aportará cada socio. Identificaremos los riesgos de titularidad, mejoras y salida, y coordinaremos solicitudes e inscripciones en cada país afectado. Hable con nuestro equipo sobre su joint venture.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico; los pactos de la joint venture deben revisarse conforme a la ley que rige cada derecho.
Fuentes
- BOE, Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (texto consolidado, artículos 79, 80 y 82)
- Presidencia de Brasil, Ley 9.279, de 14 de mayo de 1996, de Propiedad Industrial (artículos 62, 63, 140 y 211)
- Diario Oficial de la UE, Reglamento (UE) 2023/1066 de la Comisión sobre acuerdos de investigación y desarrollo (1 de junio de 2023)
