La contratación transfronteriza de PI entre España y Portugal supone una operación, dos ordenamientos y al menos dos registros. Una licencia o cesión firmada entre sociedades españolas y portuguesas obliga a las partes desde la firma, pero en cada país solo puede oponerse a terceros una vez inscrita: en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) para los derechos españoles y en el INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para los portugueses. Esta guía se dirige a empresas que licencian, venden o compran marcas, patentes y diseños en la península.
En resumen
- Ambos países exigen forma escrita y solo dan efectos frente a terceros tras la inscripción: España en sus leyes de Marcas y de Patentes, Portugal en el artículo 29 de su Código da Propriedade Industrial.
- Las reglas supletorias no coinciden: en España el licenciante exclusivo solo puede usar el derecho si se lo reservó; en Portugal puede usarlo salvo que el contrato lo excluya.
- Las marcas de la Unión y los registros internacionales que cubren ambos países se inscriben una sola vez, en la EUIPO o en la OMPI, no en las oficinas nacionales.
- Las partes pueden elegir la ley del contrato con el Reglamento Roma I, pero la forma y los efectos de la inscripción siguen la ley de cada país.
¿Qué implica la contratación transfronteriza de PI en la península ibérica?
Una cartera ibérica suele combinar cuatro tipos de derechos, y cada uno se inscribe en un lugar distinto:
| Derecho | Dónde se inscribe la cesión o licencia | Norma principal |
|---|---|---|
| Marca, patente o diseño español | OEPM | Ley 17/2001 de Marcas; Ley 24/2015 de Patentes |
| Marca, patente o diseño portugués | INPI Portugal | Código da Propriedade Industrial (Decreto-Ley 110/2018) |
| Marca de la Unión Europea | EUIPO | Reglamento (UE) 2017/1001, artículos 20, 25 y 27 |
| Registro internacional que designa España, Portugal o la UE | Registro Internacional de la OMPI | Protocolo de Madrid, artículo 9 |
Consecuencia práctica: un solo contrato puede cubrirlos todos, pero el plan de inscripciones debe identificar cada derecho por número y oficina.
España y Portugal frente a frente: cesiones y licencias
Estas son las reglas de la Ley de Marcas y la Ley de Patentes españolas y del Código da Propriedade Industrial portugués:
| Aspecto | España | Portugal |
|---|---|---|
| Forma | Cesiones y licencias de patentes, por escrito para su validez (LP, art. 82.2) | La cesión se prueba por documento escrito; la licencia exige forma escrita (CPI, arts. 30.4 y 31.3) |
| Efectos frente a terceros | Marcas: oponible a terceros de buena fe una vez inscrita (LM, art. 46.3); patentes: desde la inscripción (LP, art. 79.2) | Solo tras el «averbamento»; sin él, el acto obliga a las partes (CPI, art. 29.2 y 29.3) |
| Alcance presunto de la licencia | No exclusiva (LM, art. 48.5; LP, art. 83.5) | No exclusiva (CPI, art. 31.5) |
| Uso propio del licenciante con licencia exclusiva | Solo si se lo reservó expresamente (LM, art. 48.6; LP, art. 83.6) | Permitido salvo pacto en contrario (CPI, art. 31.7) |
| Sublicencias y cesión de la licencia | No, salvo pacto (LM, art. 48.3; LP, art. 83.3) | Solo con consentimiento o autorización escrita del titular (CPI, art. 31.8 y 31.9) |
| Cesión parcial | Marcas, para parte de los productos o servicios (LM, art. 46.2); patentes, indivisibles (LP, art. 82.3) | Marcas y diseños pueden cederse en parte; patentes y modelos de utilidad, solo en su totalidad (CPI, art. 30.1) |
| Documentos para inscribir | Copia auténtica o con firmas legitimadas, extracto testimoniado o certificado de transferencia firmado por ambas partes (LM, art. 49.2) | Documentos acreditativos; si lo pide el cedente, el cesionario también firma o declara que acepta (CPI, arts. 29.4 y 30.4) |
La fila de la licencia exclusiva es donde más fallan los contratos ibéricos. Un modelo redactado con la ley española que no diga nada sobre el uso propio del licenciante significa una cosa en España y la contraria en Portugal.
¿Qué ley rige una licencia de PI entre España y Portugal?
Según el artículo 3 del Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I), el contrato se rige por la ley elegida por las partes, de forma expresa o inequívoca. A falta de elección, la licencia no figura entre los contratos del artículo 4.1, por lo que se aplica la ley de residencia habitual de la parte que realiza la prestación característica (artículo 4.2), salvo vínculos manifiestamente más estrechos con otro país (artículo 4.3). Identificar esa parte en una licencia no siempre es evidente: otra razón para elegir la ley de forma expresa.
La ley elegida rige las obligaciones entre las partes. No cambia lo que exige cada registro: la forma y los efectos frente a terceros de la inscripción en la OEPM y en el INPI siguen las normas españolas y portuguesas de la tabla anterior.
Cláusulas que importan en una licencia o cesión ibérica
- Derechos identificados por número, oficina y titular registral, incluidas marcas de la Unión y registros internacionales.
- Territorio: España, Portugal o ambos, indicado para cada derecho.
- Exclusividad y si el licenciante conserva el uso (dígalo expresamente, dadas las reglas supletorias distintas).
- Sublicencias dentro del grupo del licenciatario y a fabricantes.
- Control de calidad y aprobación de envases y publicidad.
- Inscripción: quién la presenta en cada oficina, quién paga y la obligación de firmar los documentos que pida la otra oficina.
- Defensa: quién vigila, quién demanda y quién asume el coste. En España, el licenciatario de marca necesita el consentimiento del titular para demandar, aunque el exclusivo puede actuar si el titular, requerido, no lo hace (LM, art. 48.7).
- Conocimientos técnicos y garantías: en España, quien transmite una patente debe, salvo pacto, facilitar los conocimientos necesarios para explotarla (LP, art. 84) y responde si carecía de titularidad (LP, art. 85).
- Ley aplicable, jurisdicción e idioma del contrato y de sus traducciones.
- Resolución y cancelación de la inscripción cuando la licencia termine.
Qué significa para su empresa
- Mapee los derechos: cuáles son españoles, portugueses, de la Unión o internacionales, y quién es el titular registral de cada uno.
- Redacte un solo contrato con cláusulas por país donde las reglas supletorias difieren.
- Prepare antes de la firma los documentos de inscripción en la forma que acepta cada oficina, para que ambas partes los firmen en el cierre.
- Presente sin demora las inscripciones en la OEPM, el INPI, la EUIPO o la OMPI, según corresponda, y calendarice las renovaciones a nombre del nuevo titular.
- Guarde pruebas del uso del licenciatario: en el Derecho de la UE y en el español cuenta como uso del titular si se puede probar el consentimiento.
Si la operación incluye también derechos en Latinoamérica o África, nuestro equipo de contratación y estrategia de PI transfronteriza puede estructurar la parte ibérica como primer paso de un plan más amplio.
Dónde se suelen equivocar las empresas
- Firmar y no inscribir nunca. El licenciatario o comprador no puede oponer la operación a terceros en ese país, y un titular sin inscribir encuentra obstáculos al demandar.
- Trasladar a Portugal un modelo español sin revisar las reglas supletorias de exclusividad y sublicencia.
- Inscribir en la oficina nacional un derecho que en realidad es una marca de la Unión, u olvidar el registro internacional.
- Firmas que faltan: Portugal puede exigir la firma o aceptación del cesionario, y España formas concretas de documento.
- Dejar la defensa sin regular hasta que aparece un infractor.
Casi todos estos errores nacen de tratar contrato e inscripción como trabajos separados con asesores distintos. Un único equipo que redacta, firma e inscribe mantiene ambos alineados.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que inscribir una licencia de marca en España y en Portugal?
La licencia obliga a las partes sin inscripción, pero en ambos países solo surte efectos frente a terceros una vez inscrita: en España frente a terceros de buena fe (Ley de Marcas, artículo 46.3) y en Portugal tras el averbamento (Código da Propriedade Industrial, artículo 29.2). Si el licenciatario puede necesitar invocarla, inscríbala en las dos oficinas.
¿Puede un solo contrato cubrir derechos en España y en Portugal?
Sí, y suele ser lo más eficiente. El contrato puede regirse por una única ley elegida conforme al Reglamento Roma I, pero cada derecho debe inscribirse en su oficina con los documentos que esta acepta, y las cláusulas de exclusividad y sublicencia deben reflejar las distintas reglas supletorias.
¿Qué cambia si el derecho es una marca de la Unión Europea?
La marca de la Unión es un derecho único para toda la UE, así que la cesión o licencia se inscribe una sola vez en la EUIPO, no en la OEPM ni en el INPI. Según el Reglamento (UE) 2017/1001, la cesión debe constar por escrito y firmarse por ambas partes, y el cesionario no puede invocar la marca hasta que la cesión esté inscrita.
¿Puede IP Global Guard encargarse de contratos de PI ibéricos y de su inscripción?
Sí. Redactamos y negociamos cesiones y licencias y preparamos y coordinamos las inscripciones ante la OEPM, la EUIPO y la OMPI, directamente cuando nuestros profesionales están habilitados y, si no, mediante representantes cualificados, y ante el INPI portugués mediante corresponsales locales. Usted tiene un único interlocutor para ambos países.
Cómo le ayuda IP Global Guard en su operación ibérica
Una licencia o adquisición ibérica vale lo que su inscripción más débil. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, gestiona contratos de PI, inscripciones y la defensa posterior con una sola estrategia y una única relación de facturación en más de 25 jurisdicciones; consulte nuestra cobertura en Europa, Latinoamérica y África y nuestro trabajo en licencias, cesiones y conflictos de PI.
Compártanos el calendario de la operación, la lista de derechos y el borrador del contrato si lo tiene. Revisaremos la titularidad en cada registro, señalaremos las cláusulas donde difieren las reglas españolas y portuguesas y planificaremos las inscripciones. Hable con nuestro equipo sobre su operación.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico; no sustituye la revisión de su contrato concreto.
Fuentes
- BOE, Ley 17/2001 de Marcas (texto consolidado, última actualización de 28 de julio de 2022)
- BOE, Ley 24/2015 de Patentes (texto consolidado, última actualización de 4 de julio de 2018)
- WIPO Lex, Código da Propriedade Industrial de Portugal, Decreto-Ley 110/2018 (versión consolidada de 29 de enero de 2021)
- BOE, Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I), DOUE de 4 de julio de 2008
- WIPO Lex, Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (14 de junio de 2017)
- WIPO Lex, Protocolo de Madrid (modificado el 12 de noviembre de 2007)
