La Directiva de observancia de los derechos de PI (Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual) da a todo titular el mismo mínimo de herramientas en los 27 Estados miembros: órdenes para conservar y obtener pruebas, un derecho de información para rastrear la cadena de suministro, medidas cautelares y órdenes de cesación, medidas correctoras, indemnización, costas y publicación de la sentencia. Conocerlas antes de decidir dónde demandar permite preparar el asunto en el orden correcto y elegir el tribunal que ofrece la versión más sólida de cada herramienta. Esta guía se dirige a titulares de Europa, Latinoamérica y África que sufren infracciones en la UE.
En resumen
- La Directiva fija un mínimo, no un máximo: las leyes nacionales pueden ser más favorables al titular y los detalles cambian de un país a otro.
- Las pruebas pueden asegurarse, incluso mediante incautación, antes del pleito y sin avisar a la otra parte, pero la demanda principal debe llegar pronto.
- El derecho de información permite que el juez ordene al infractor y a ciertos terceros revelar el origen y las redes de distribución de las mercancías.
- La indemnización cubre el perjuicio real, incluido el lucro cesante, el beneficio obtenido por el infractor y el daño moral, o una cantidad a tanto alzado de al menos una regalía razonable.
- Fuera de la UE, el Acuerdo sobre los ADPIC fija mínimos parecidos, pero algunas herramientas, como el derecho de información, son opcionales.
¿Qué es la Directiva de observancia de los derechos de PI y quién puede usarla?
La Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual se adoptó el 29 de abril de 2004 y armoniza las medidas, procedimientos y recursos civiles frente a las infracciones de derechos de PI previstos en el Derecho de la Unión o en el nacional, desde marcas y diseños hasta patentes y derechos de autor. Su artículo 3 exige que sean justos, eficaces, proporcionados y disuasorios, sin ser innecesariamente complicados o gravosos. El artículo 2 aclara que siguen aplicándose los medios nacionales más favorables.
Según el artículo 4, pueden pedir estas medidas los titulares, los licenciatarios en la medida en que lo permita la ley nacional y los organismos de gestión colectiva y de defensa profesional reconocidos. Una empresa no europea puede usarlas en cualquier Estado miembro donde su derecho esté protegido; por eso importa tener una marca de la Unión Europea o registros nacionales antes del conflicto. Las retenciones en aduana siguen un reglamento distinto, el Reglamento (UE) n.º 608/2013.
Las herramientas de la Directiva de observancia, de un vistazo
| Herramienta | Artículo | Qué permite obtener | Condición clave |
|---|---|---|---|
| Presentación de pruebas | 6 | Orden para que la contraparte aporte pruebas que controla; documentos bancarios, financieros o comerciales | Pruebas razonablemente disponibles; los documentos, solo en infracciones a escala comercial |
| Conservación de pruebas | 7 | Descripción detallada, toma de muestras o incautación de mercancías, materiales y documentos | Posible antes del pleito y sin oír a la otra parte; la demanda principal debe seguir |
| Derecho de información | 8 | Nombres y direcciones de la cadena de suministro, cantidades y precios | Petición justificada y proporcionada en el marco de un procedimiento |
| Medidas provisionales y cautelares | 9 | Orden cautelar, también contra intermediarios; incautación de mercancías; embargo preventivo de bienes y cuentas | El embargo de bienes, solo a escala comercial y si peligra el cobro de la indemnización |
| Medidas correctoras | 10 | Retirada, apartamiento definitivo del mercado o destrucción a costa del infractor | Declaración de infracción; proporcionalidad |
| Mandamientos judiciales | 11 | Orden de cesación, también contra intermediarios | Multas coercitivas si la ley nacional las prevé |
| Daños y perjuicios | 13 | Indemnización del perjuicio real o una cantidad a tanto alzado | El infractor sabía o tenía motivos razonables para saber |
| Costas | 14 | Gastos razonables y proporcionados a cargo de la parte vencida | Regla general, salvo que la equidad no lo permita |
| Publicación | 15 | Difusión de la sentencia a costa del infractor | A petición del demandante |
¿Cómo funciona en la práctica la conservación de pruebas?
El artículo 7 permite al juez acordar con rapidez medidas provisionales eficaces para conservar pruebas cuando el solicitante aporta pruebas razonablemente disponibles de una infracción o de su inminencia. Pueden adoptarse sin oír a la otra parte si el retraso puede causar un daño irreparable o hay riesgo de que se destruyan pruebas; el afectado recibe la notificación, a más tardar, tras la ejecución y puede pedir su revisión. El juez puede exigir caución. Si no se presenta la demanda sobre el fondo en el plazo fijado por el tribunal o, en su defecto, en 20 días hábiles o 31 días naturales, el que sea más largo, el demandado puede pedir que se revoquen y reclamar una indemnización.
Cada país lo aplica con su propio procedimiento. En España, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé medidas de aseguramiento de la prueba, que en PI pueden consistir en la descripción detallada y la incautación de mercancías (artículo 297), y la Ley de Patentes regula las diligencias de comprobación de hechos, urgentes y sin notificación previa (artículos 123 y 124).
¿Cómo sirve el derecho de información para rastrear la cadena de suministro?
Con el artículo 8, el juez puede ordenar que informen sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios infractores el propio infractor y quien, a escala comercial, tenga en su poder mercancías infractoras, utilice servicios infractores o preste servicios utilizados en la infracción, así como las personas que estos señalen. La información abarca nombres y direcciones de productores, distribuidores, proveedores, mayoristas y minoristas, y las cantidades y precios.
El Tribunal de Justicia ha declarado que se trata de un procedimiento distinto de la acción por infracción, que puede tramitarse por separado (C-597/19), y que no debe someterse al mismo nivel de prueba que la declaración de infracción (C-628/21), como recuerda la Comisión en la Recomendación (UE) 2024/915. La Recomendación anima a permitir la revelación de correos electrónicos, teléfonos y direcciones IP, y a extenderla a infracciones que no alcanzan escala comercial. En España, estas peticiones pueden formularse antes de la demanda como diligencias preliminares (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 256.1.7.º y 8.º).
¿Cómo se calcula la indemnización?
El artículo 13 ofrece al juez dos métodos frente a quien infringió sabiéndolo o con motivos razonables para saberlo:
- Todos los aspectos pertinentes del perjuicio: lucro cesante y demás consecuencias económicas negativas, el beneficio indebido del infractor y, cuando proceda, el daño moral.
- Una cantidad a tanto alzado basada, como mínimo, en las regalías que se habrían debido pagar por una licencia.
La Directiva no exige daños punitivos, pero tampoco los prohíbe (C-367/15). La Recomendación de 2024 anima a incluir el daño moral, los gastos de investigación e identificación de la infracción y los intereses. Las leyes nacionales pueden ir más allá: con la Ley de Marcas, el titular cuya marca se declare infringida tiene derecho, sin necesidad de prueba, al 1 % de la cifra de negocios del infractor con los productos ilícitamente marcados, o a más si prueba un daño mayor, y el tribunal fija una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día hasta que cese la infracción (Ley 17/2001, artículos 43 y 44).
Qué significa para su empresa
- Asegure primero la prueba. Decida si basta una compra de prueba o necesita una descripción o incautación judicial antes de que el infractor se ponga en guardia.
- Elija el foro por las herramientas, no solo por el lugar: compare cómo trata cada país candidato las medidas sin audiencia, las órdenes de información, la caución y la indemnización.
- Planifique el plazo. Las medidas de prueba y las cautelares decaen si la demanda principal no llega a tiempo, así que prepárela en paralelo.
- Use el derecho de información para subir por la cadena, del revendedor al importador y al fabricante.
- Fuera de la UE, compruebe el equivalente local. El Acuerdo sobre los ADPIC exige medidas provisionales, incluida la conservación de pruebas (artículo 50), e indemnización (artículo 45), pero deja opcional el derecho de información (artículo 47), de modo que obtener datos de la cadena en Latinoamérica o África puede depender de la ley local.
Si la infracción afecta a varios países, nuestro equipo de litigación y defensa de la PI puede ordenar pruebas, peticiones de información y medidas cautelares entre jurisdicciones con abogados locales.
Dónde se suelen equivocar los titulares
- No presentar a tiempo la demanda principal, con lo que las medidas decaen y el demandado puede reclamar una indemnización.
- Esperar demasiado. El retraso debilita la urgencia que exigen las medidas sin audiencia y las cautelares.
- Subestimar la caución. El juez puede exigirla para las medidas de prueba y las cautelares; preséntela en el presupuesto.
- Pedir información desproporcionada. Las peticiones del artículo 8 deben ser justificadas y proporcionadas o se recortarán.
- Reclamar daños sin datos. El lucro cesante, el beneficio del infractor y la regalía necesitan prueba; use el artículo 6 y las normas nacionales de exhibición para obtenerla.
Casi todos estos errores nacen de tratar cada paso por separado; un plan coordinado desde la primera prueba hasta la sentencia los evita.
Preguntas frecuentes
¿Puedo obtener pruebas antes de demandar al infractor?
Sí. El artículo 7 de la Directiva de observancia permite al juez acordar medidas de conservación de pruebas, como la descripción detallada, la toma de muestras o la incautación, antes del procedimiento sobre el fondo y, si está justificado, sin oír a la otra parte. Después debe presentar la demanda en el plazo fijado por el juez o, en su defecto, en 20 días hábiles o 31 naturales.
¿Se puede ordenar a una plataforma o a un transportista que identifique al infractor?
Con el artículo 8, el juez puede ordenar que informe quien preste a escala comercial servicios utilizados en actividades infractoras, lo que puede incluir a intermediarios. La información abarca nombres y direcciones de la cadena de suministro, cantidades y precios. El Tribunal de Justicia lo trata como un procedimiento separado y la Comisión anima a una revelación amplia.
¿Permite la Directiva los daños punitivos?
No los exige. La indemnización debe ajustarse al perjuicio real o fijarse a tanto alzado con un mínimo equivalente a una regalía razonable. El Tribunal de Justicia declaró en el asunto C-367/15 que los Estados miembros pueden ir más allá, y la Recomendación de 2024 les invita a valorar daños punitivos en los casos más graves.
¿Puede IP Global Guard defender nuestros derechos en varios países de la UE a la vez?
Sí. Valoramos dónde son más sólidos sus derechos y sus pruebas, y coordinamos medidas de prueba, peticiones de información, cautelares y reclamaciones de daños con abogados litigantes cualificados en cada Estado miembro y, cuando hace falta, en Latinoamérica y África, con un único interlocutor y una sola estrategia.
Cómo le ayuda IP Global Guard a hacer valer su PI en la UE
La Directiva de observancia le da las mismas herramientas en toda la UE, pero el resultado depende de usarlas en el orden adecuado y ante el tribunal adecuado. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, planifica y coordina la defensa de derechos en más de 25 jurisdicciones de Europa, Latinoamérica y África, con una sola estrategia y una única relación de facturación, y nuestro servicio de estrategia de PI transfronteriza ayuda a elegir el foro antes del primer paso.
Cuéntenos qué se está infringiendo, dónde se ofrecen los productos o servicios y qué pruebas tiene ya. Le indicaremos qué herramientas tiene en cada país y le propondremos la secuencia. Contacte con nuestro equipo de defensa de la PI.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el análisis de su caso concreto.
Fuentes
- EUR-Lex, Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (29 de abril de 2004)
- legislation.gov.uk, Directiva 2004/48/CE (EUR 2004/48), índice
- EUR-Lex, Recomendación (UE) 2024/915 de la Comisión sobre medidas para luchar contra la falsificación (19 de marzo de 2024)
- OMC, Acuerdo sobre los ADPIC, parte III: observancia de los derechos de PI (1994)
- BOE, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, texto consolidado
- BOE, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, texto consolidado
- BOE, Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, texto consolidado
