Elegir entre cesión de marca o licencia es decidir quién será el titular. La cesión transmite el derecho a un nuevo titular; la licencia deja la titularidad donde está y autoriza a usar el derecho en las condiciones pactadas. De esa elección depende quién puede demandar a los infractores, quién paga las renovaciones, qué ocurre si se vende el negocio y, algo que se olvida a menudo, qué hay que inscribir en la oficina de marcas o patentes para que la operación surta efecto frente a terceros. Esta guía se dirige a empresas que ordenan la PI de su grupo, venden un negocio o trabajan con distribuidores y socios en Europa, Latinoamérica y África.
En resumen
- La cesión de una marca de la Unión debe constar por escrito y llevar la firma de ambas partes; si no, es nula (artículo 20.3 del Reglamento de la marca de la UE, RMUE).
- Mientras la transmisión no se inscriba, el nuevo titular de una marca de la Unión no puede invocar los derechos derivados del registro (artículo 20.11 RMUE).
- Cesiones y licencias de marcas de la Unión solo surten efecto frente a terceros tras su inscripción (artículo 27.1 RMUE); la Ley de Marcas española aplica la misma regla frente a terceros de buena fe.
- El licenciatario, por regla general, solo puede demandar con el consentimiento del titular; el exclusivo puede actuar si el titular, requerido, no lo hace.
- Cada oficina tiene sus reglas y tasas de inscripción: EUIPO, OEPM, OMPI para los registros de Madrid y OEP para las solicitudes de patente europea.
Cesión de marca o licencia: ¿en qué se diferencian?
La cesión transmite el derecho: el cedente no conserva nada salvo pacto en contrario. La licencia es una autorización: el titular mantiene la propiedad y el licenciatario puede usar la marca, la patente o el diseño dentro de los límites pactados, por ejemplo ciertos productos, un territorio o un plazo. Según el Reglamento de la marca de la UE, la licencia puede abarcar todos o parte de los productos y servicios y todo o parte del territorio de la Unión, y puede ser exclusiva o no exclusiva.
| Cuestión | Cesión | Licencia |
|---|---|---|
| ¿Quién es titular después? | El cesionario | El licenciante |
| Forma en la marca de la Unión | Por escrito y firmada por ambas partes, so pena de nulidad | El artículo 25 RMUE no exige forma concreta; en la práctica, conviene por escrito para probar sus condiciones |
| ¿Quién puede demandar a los infractores? | El nuevo titular, una vez inscrita la transmisión | El titular; el licenciatario, con su consentimiento, o el exclusivo tras requerirle |
| ¿Quién renueva y mantiene el derecho? | El cesionario | El titular, salvo que el contrato traslade el coste |
| Control sobre la calidad y el uso | El cedente ya no tiene ninguno | El titular puede hacer valer las condiciones de duración, forma, productos, territorio y calidad |
| Reversibilidad | Solo mediante una nueva transmisión | La licencia termina a su vencimiento o por resolución |
¿Cuándo conviene una cesión y cuándo una licencia?
La cesión encaja cuando la titularidad debe cambiar de forma definitiva: un grupo que concentra sus marcas en una sociedad tenedora de PI, la venta de una línea de negocio o un fundador que traspasa a la empresa derechos registrados a su nombre. Según el artículo 20.2 RMUE y el artículo 47.1 de la Ley 17/2001, de Marcas, la transmisión de la empresa en su totalidad implica la de la marca, salvo pacto en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario.
La licencia encaja cuando el titular quiere conservar el control: un distribuidor que entra en un país nuevo, una red de franquicias, un fabricante o una filial que usa la marca del grupo. Según el artículo 25.2 RMUE, puede oponer su marca al licenciatario que incumpla las condiciones sobre duración, forma de la marca, productos o servicios, territorio o calidad.
En la práctica, muchas estructuras transfronterizas combinan ambas: la matriz cede las marcas a una sociedad tenedora, que después las licencia a las filiales operativas de cada país.
¿Qué hay que inscribir, dónde y con qué coste?
Inscribir no es un trámite menor: en una cartera internacional, la misma operación puede tener que inscribirse en varios registros.
| Oficina y derecho | Cesión | Licencia |
|---|---|---|
| EUIPO: marca de la Unión | Se inscribe a instancia de cualquiera de las partes; el cesionario no puede invocar el registro hasta entonces. El anexo I del RMUE no prevé tasa por inscribir una transmisión. | Se inscribe a instancia de parte; 200 euros por marca, con un máximo de 1.000 euros si se presentan varias peticiones a la vez (anexo I) |
| OEPM: marca española | Solo es oponible a terceros de buena fe una vez inscrita (Ley 17/2001, art. 46.3) | Misma regla; salvo pacto, la licencia no es exclusiva y no puede cederse ni sublicenciarse (art. 48.3 y 48.5) |
| OMPI: registro internacional de Madrid | Cambio de titular, formulario MM5: 177 francos suizos; el nuevo titular debe ser nacional de un miembro de Madrid o tener en él domicilio o establecimiento | Inscripción de licencia, formulario MM13: 177 francos suizos por registro internacional |
| OEP: solicitud de patente europea | Por escrito y firmada por las partes (art. 72 CPE); se inscribe al aportar la prueba y solo surte efecto ante la OEP desde entonces (regla 22) | Las licencias sobre solicitudes pueden inscribirse (regla 23) |
Hay tres puntos que vigilar. Primero, un cambio de titular o una licencia inscritos en Madrid no siempre surten efecto en todas partes: las oficinas designadas pueden declarar que un cambio de titularidad (regla 27.4) o una licencia concreta (regla 20bis.5) no tiene efecto en su territorio, como reflejan los formularios modelo de la OMPI. Segundo, una vez concedida la patente europea, la OEP solo inscribe transmisiones durante el plazo de oposición o el procedimiento de oposición (regla 85 del CPE); en lo demás, la inscripción pasa a los registros nacionales donde esté en vigor. Tercero, en Latinoamérica y África cada oficina nacional aplica sus propias formalidades, que pueden incluir firma notarial, legalización o traducción del documento.
¿Qué riesgos tiene equivocarse?
- Una cesión sin inscribir. Quien compra una marca de la Unión y no inscribe la transmisión no puede invocar el registro, lo que retrasa acciones u oposiciones.
- Un licenciatario que no puede actuar. Según el artículo 25.3 RMUE y el artículo 48.7 de la Ley 17/2001, necesita el consentimiento del titular para demandar; el exclusivo solo puede actuar si el titular, requerido, no lo hace.
- Una exclusiva que se daba por hecha. En España, salvo pacto en contrario, la licencia no es exclusiva y el licenciante puede conceder otras y usar la marca por sí mismo.
- Una transmisión engañosa. La OEPM denegará la inscripción si de los documentos resulta que la marca podría inducir al público a error, por ejemplo sobre la procedencia de los productos (art. 47.2).
- Una cadena de titularidad rota. En una due diligence, el comprador revisa que todas las transmisiones estén inscritas; las lagunas rebajan el precio o retrasan el cierre.
Qué significa para su empresa
- Haga una lista de las marcas, patentes y diseños que va a ceder o licenciar, con su registro, número y titular inscrito.
- Decida primero la estructura: cesión si la titularidad debe cambiar, licencia si quiere conservar el control.
- Redacte el documento pensando en la oficina más exigente de la cartera: por escrito, firmado por ambas partes y con productos, servicios y territorios identificados.
- Inscriba la operación en cada registro, incluidas las designaciones de Madrid y las validaciones nacionales de patentes europeas.
Si la operación afecta a varias oficinas, nuestro equipo de licencias, cesiones e inscripciones de PI puede redactar los documentos y coordinar la inscripción en cada registro, y nuestro equipo de gestión de carteras de marcas puede mantener después los registros al día.
Dónde se suelen equivocar las empresas con cesiones y licencias
- Firmar y olvidarse del registro. El contrato obliga a las partes, pero los terceros y las oficinas miran el registro.
- Usar la misma plantilla para todos los países. Un documento que acepta la EUIPO puede necesitar firma notarial o traducción en otra oficina.
- Licenciar una marca que el licenciante no tiene inscrita a su nombre, a menudo porque una transmisión intragrupo anterior nunca se inscribió.
- No regular en la licencia las mejoras, las sublicencias ni quién defiende la marca.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre una cesión y una licencia de PI?
La cesión transmite la titularidad del derecho: el cesionario pasa a ser titular, con pleno control y la obligación de mantenerlo. La licencia deja la titularidad al licenciante y autoriza a usar el derecho dentro de límites pactados de productos, territorio, duración y calidad. El licenciante normalmente puede terminar la licencia; la cesión solo se revierte con una nueva transmisión.
¿Tengo que inscribir una licencia de marca?
En la marca de la Unión, cualquiera de las partes puede pedir a la EUIPO que inscriba la licencia, y esta solo surte efecto frente a terceros tras la inscripción. En España, la licencia inscrita en la OEPM es oponible a terceros de buena fe. Inscribirla cuesta 200 euros por marca de la Unión y 177 francos suizos por registro internacional de Madrid.
¿Puede el licenciatario demandar a los infractores?
Según el Reglamento de la marca de la UE y la Ley de Marcas española, el licenciatario solo puede ejercer acciones por infracción con el consentimiento del titular, salvo pacto distinto. El licenciatario exclusivo puede actuar si el titular, tras ser requerido, no lo hace. Cualquier licenciatario puede intervenir en el pleito del titular para reclamar su propio perjuicio.
¿Puede IP Global Guard gestionar una cesión o licencia en varios países?
Sí. Redactamos la cesión o la licencia, adaptamos el documento a las formalidades de cada oficina y presentamos las inscripciones ante la EUIPO, la OEPM y la OMPI, directamente cuando nuestros profesionales están habilitados y, si no, mediante representantes cualificados. En las oficinas nacionales de Latinoamérica y África coordinamos corresponsales locales, con un único interlocutor.
Cómo le ayuda IP Global Guard a estructurar sus operaciones de PI
IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, redacta, inscribe y controla operaciones de PI con una sola estrategia y una única relación de facturación en más de 25 jurisdicciones; consulte nuestra cobertura en Europa, Latinoamérica y África.
Envíenos la lista de derechos afectados y el calendario de la operación. Le propondremos la estructura, le diremos qué registros necesitan inscripción y coordinaremos cada presentación desde un único punto de contacto. Hable con nuestro equipo de operaciones de PI.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico, ni sustituye el análisis de su operación concreta.
Fuentes
- Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, artículo 20 (transmisión), versión adoptada
- Reglamento (UE) 2017/1001, artículo 25 (licencias), versión adoptada
- Reglamento (UE) 2017/1001, artículo 27 (efectos frente a terceros), versión adoptada
- Reglamento (UE) 2017/1001, anexo I (tasas), versión adoptada
- BOE, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (texto consolidado)
- OMPI, Sistema de Madrid: cambio de titularidad
- OMPI, tabla de tasas del Sistema de Madrid (en vigor desde el 1 de febrero de 2023)
- OMPI, formularios modelo del Sistema de Madrid para las oficinas
- OEP, Convenio sobre la Patente Europea, artículo 72 (cesión)
- OEP, Reglamento de ejecución del CPE, regla 22 (inscripción de transmisiones)
- OEP, Reglamento de ejecución del CPE, regla 85 (transmisión de la patente europea)
