Desde la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia en BSH v Electrolux (C-339/22, de 25 de febrero de 2025), el tribunal del Estado miembro donde está domiciliado el demandado puede conocer de una demanda por infracción de patentes concedidas en otros Estados miembros y en países de fuera de la UE, aunque el demandado alegue que esas patentes son nulas. Para derechos extracomunitarios, como patentes en Latinoamérica, ese tribunal puede incluso pronunciarse sobre la validez planteada como defensa, con efectos solo entre las partes. Esto cambia la competencia para conocer de la infracción de PI extranjera en la UE y la forma en que deben diseñar sus litigios las empresas que operan entre Europa, Latinoamérica y África.
En resumen
- Al infractor domiciliado en la UE se le puede demandar en su país por infracciones de patentes de varios Estados miembros y de terceros países, en un solo procedimiento.
- La validez de una patente concedida para otro Estado miembro sigue correspondiendo a los tribunales de ese Estado; el tribunal de la infracción puede suspender el asunto mientras deciden.
- Para patentes de terceros Estados, el tribunal del domicilio puede resolver la validez opuesta como defensa, con efectos solo entre las partes: el registro extranjero no se toca.
- Hay excepciones para los Estados del Convenio de Lugano, ciertos convenios bilaterales y los procedimientos ya pendientes en el tercer Estado.
- Ganar en la UE es la mitad del trabajo: ejecutar la sentencia fuera de la UE depende de la ley local.
¿Qué decidió el Tribunal de Justicia en BSH v Electrolux?
BSH era titular de la patente europea EP 1434512, sobre aspiradoras, validada en Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Austria, Suecia, el Reino Unido y Turquía. El 3 de febrero de 2020 demandó a Electrolux en Suecia, donde esta tiene su domicilio, por infracción de todas las partes nacionales. Electrolux sostuvo que las patentes extranjeras eran nulas y que, por tanto, el tribunal sueco no era competente. El juzgado sueco se declaró incompetente respecto de las partes no suecas y el tribunal de apelación planteó la cuestión a Luxemburgo.
La sentencia de la Gran Sala respondió con base en el Reglamento Bruselas I bis (Reglamento (UE) n.º 1215/2012):
- Patentes de otros Estados miembros: el tribunal del domicilio del demandado, competente según el artículo 4.1, conserva la competencia sobre la acción por infracción aunque el demandado impugne la validez. Solo los tribunales del Estado de concesión pueden pronunciarse sobre la validez (artículo 24.4), pero el tribunal de la infracción puede suspender el procedimiento si aprecia una posibilidad razonable y no desdeñable de que la patente se anule allí (apartado 51).
- Patentes de terceros Estados: el artículo 24.4 no se aplica a los tribunales de países de fuera de la UE. El tribunal del domicilio puede resolver sobre la validez opuesta como defensa, porque su decisión no afecta a la existencia de la patente en ese Estado ni a su registro (apartados 74 y 75).
El Tribunal añadió que esa competencia puede verse limitada por el Convenio de Lugano, que reserva la validez de las patentes concedidas en sus Estados parte a sus tribunales, por convenios bilaterales entre un Estado miembro y un tercer Estado, y por las reglas sobre procedimientos ya pendientes ante un tribunal del tercer Estado (artículos 33 y 34).
¿Cómo queda la competencia por infracción de PI extranjera en la UE?
| Derecho infringido | Dónde puede demandarse la infracción | Quién decide la validez | Efecto de la decisión sobre validez |
|---|---|---|---|
| Patente concedida o validada en otro Estado miembro | Tribunal del domicilio del demandado en la UE (art. 4.1) | Solo los tribunales del Estado de concesión (art. 24.4); el tribunal de la infracción puede suspender | Frente a todos, por el tribunal del Estado de concesión |
| Patente de un Estado parte del Convenio de Lugano | Tribunal del domicilio del demandado en la UE | Tribunales de ese Estado | Lo que decida ese tribunal |
| Patente de otro tercer Estado (por ejemplo, en Latinoamérica o África) | Tribunal del domicilio del demandado en la UE | El mismo tribunal, si la validez se opone como defensa | Solo entre las partes; el registro extranjero no cambia |
| Marca de la Unión Europea | Tribunal de marcas de la UE del domicilio del demandado, para actos en cualquier Estado miembro (RMUE, arts. 125 y 126) | Ese tribunal, por reconvención | En toda la UE |
El artículo 24.4 abarca patentes, marcas, dibujos y modelos y derechos análogos sujetos a registro, por lo que se espera que el razonamiento se extienda a las marcas y diseños nacionales; el comentario de Jones Day de marzo de 2025 entiende que la sentencia se aplica también a derechos de autor, marcas y diseños. Una sociedad está domiciliada donde tiene su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal (artículo 63).
Por qué importa entre Europa y Latinoamérica
Piense en una empresa española, hipotética, cuya familia de patentes cubre España, Alemania, México y Brasil, y en un competidor domiciliado en Alemania que vende el mismo producto en los cuatro países. Con la interpretación que aplicó el juzgado sueco de primera instancia, la demanda habría tenido que fragmentarse por países en cuanto se discutiera la validez. Tras BSH, un tribunal alemán puede conocer de toda la infracción, suspender la parte española si hay una acción de nulidad seria en España y resolver entre las partes cualquier defensa de nulidad sobre las patentes mexicana y brasileña. La misma lógica funciona a la inversa para un titular latinoamericano frente a un infractor con sede en la UE.
El propio Tribunal subrayó la ventaja: el titular puede concentrar sus pretensiones y obtener una indemnización global en un solo foro, evitando decisiones divergentes (apartado 49). Los límites prácticos, sin embargo, son reales:
- El tribunal aplica la ley de cada país para el que se reclama la protección (Reglamento Roma II, artículo 8), así que el Derecho de patentes extranjero debe alegarse y probarse, a menudo con peritos y traducciones.
- El artículo 4.1 solo alcanza a demandados domiciliados en la UE.
- Ejecutar una sentencia europea en Latinoamérica o África exige su reconocimiento conforme a las normas locales. El Convenio de La Haya de 2019 sobre sentencias no sirve aquí: excluye la propiedad intelectual (artículo 2.1.m).
- Para patentes europeas en Estados que se han incorporado al Tribunal Unificado de Patentes (TUP), el TUP es una vía distinta, con sus propias reglas, que conviene comparar caso por caso.
Qué significa para su empresa
- Identifique a los demandados: dónde está domiciliado cada infractor y si tiene bienes o actividad en la UE contra los que ejecutar una sentencia.
- Identifique los derechos: patentes, marcas y diseños en cada país, señalando los de Estados del Convenio de Lugano o cubiertos por convenios bilaterales.
- Compare la acumulación con demandas país por país, ponderando el coste de probar el Derecho extranjero frente a la ventaja de una sola sentencia y una indemnización global.
- Asegure las pruebas en todos los países antes de demandar, para que el procedimiento único se sostenga en cada jurisdicción que abarca.
- Si es usted el demandado, valore con rapidez presentar acciones de nulidad en los Estados de concesión y pedir la suspensión.
Nuestro equipo de litigación de PI transfronteriza puede analizar estas opciones con agentes de patentes y abogados litigantes en cada país y proponer una estrategia de foro único. Si su cartera aún se está construyendo, nuestro servicio de solicitud de patentes en Europa y Latinoamérica puede alinear la cobertura con el lugar donde tendrá que defenderla.
Dónde se suelen equivocar las empresas con las nuevas reglas
- Dar por hecho que la sentencia europea anula la patente extranjera. Para patentes de terceros Estados, la decisión solo vincula a las partes; el registro sigue igual.
- Ignorar las acciones de nulidad paralelas. Una acción de nulidad seria en otro Estado miembro puede llevar al tribunal de la infracción a suspender el asunto.
- Elegir foro sin plan de ejecución. Una sentencia contra una empresa europea sin bienes en el país afectado puede requerir un reconocimiento en el extranjero.
- Olvidar las excepciones: Estados del Convenio de Lugano, convenios bilaterales y procedimientos ya pendientes en el tercer Estado.
- Subestimar el coste del Derecho extranjero, que en asuntos pequeños puede superar el ahorro de un procedimiento único.
Preguntas frecuentes
¿Puede un tribunal de la UE pronunciarse sobre la infracción de una patente concedida fuera de la UE?
Sí, si el demandado está domiciliado en ese Estado miembro. Tras BSH v Electrolux, el tribunal del domicilio del demandado puede conocer de la infracción y, si el demandado opone la nulidad como defensa, resolverla entre las partes, salvo que el Convenio de Lugano, un convenio bilateral o un procedimiento pendiente en el tercer Estado limiten su competencia.
¿Permite la sentencia que un tribunal de la UE anule una patente extranjera?
No. Para patentes de otros Estados miembros, la validez sigue correspondiendo a los tribunales del Estado de concesión. Para patentes de terceros Estados, el tribunal europeo solo puede decidir la validez como defensa, con efectos entre las partes, y no puede ordenar que se modifique el registro extranjero. Anular la patente exige acudir a la oficina o al tribunal competente de ese país.
¿Se aplica BSH v Electrolux también a marcas y diseños?
La sentencia se refiere a patentes, pero la norma que interpreta, el artículo 24.4 de Bruselas I bis, abarca marcas, dibujos y modelos y derechos análogos sujetos a registro, por lo que se espera que el razonamiento sea el mismo. Las marcas de la Unión ya tienen su propia regla: el tribunal de marcas de la UE del domicilio del demandado conoce de infracciones en todos los Estados miembros.
¿Puede IP Global Guard coordinar una acción por infracción en varios países desde un solo foro?
Sí. Analizamos sus derechos y el domicilio del demandado, valoramos si conviene un procedimiento único o varios, y coordinamos agentes de patentes y abogados litigantes en el foro y en cada país afectado, incluidos Latinoamérica y África, con un único interlocutor y un solo presupuesto.
Cómo le ayuda IP Global Guard a diseñar litigios de PI transfronterizos
BSH v Electrolux da a los titulares la posibilidad real de litigar derechos de varios países ante un solo tribunal de la UE, pero la elección del foro, la prueba del Derecho extranjero y el plan de ejecución deciden si compensa. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, coordina la estrategia contenciosa en más de 25 jurisdicciones de Europa, Latinoamérica y África, con una sola estrategia y una única relación de facturación.
Envíenos la lista de derechos, los países donde se produce la infracción y dónde tiene su sede el infractor. Le diremos qué foros tiene a su alcance, qué supondría un procedimiento único y cómo ejecutar el resultado. Pida a nuestro equipo un análisis de foro.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el análisis de su caso concreto.
Fuentes
- Tribunal de Justicia (Gran Sala), sentencia de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte v Electrolux, C-339/22
- Jones Day, CJEU grants jurisdiction over foreign IP infringement cases (marzo de 2025)
- EUR-Lex, Reglamento (UE) n.º 1215/2012 (Bruselas I bis), arts. 4, 24, 33, 34 y 63 (12 de diciembre de 2012)
- EUR-Lex, Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, arts. 125 y 126 (14 de junio de 2017)
- EUR-Lex, Reglamento (CE) n.º 864/2007 (Roma II), art. 8 (11 de julio de 2007)
- HCCH, Convenio de 2 de julio de 2019 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras
