La externalización de la gestión de PI consiste en confiar a un asesor externo la parte administrativa y procedimental de la cartera (solicitudes, tramitación, control de plazos, renovaciones, vigilancia y coordinación de agentes en el extranjero) y mantener en la empresa las decisiones que definen el negocio: qué proteger, a nombre de quién y cómo se custodia el conocimiento confidencial. Bien planteada, reduce el riesgo de plazos perdidos y expedientes dispersos. Mal planteada, traslada el problema fuera sin resolverlo. Esta guía está pensada para gerentes, departamentos jurídicos y responsables de I+D que deciden cuánto trabajo de PI subcontratar.
En resumen
- Subcontrate tareas, no decisiones: la estrategia de protección, el presupuesto y la titularidad deben quedarse en la empresa.
- Parte de la externalización es obligatoria. Quien no tiene domicilio ni establecimiento en el EEE debe estar representado ante la EUIPO y la OEP en la mayoría de los trámites, y los no residentes en la UE deben actuar ante la OEPM mediante agente de la propiedad industrial.
- El calendario de plazos es el núcleo de cualquier externalización: un único registro de renovaciones y vencimientos, que la empresa pueda consultar y exportar cuando quiera.
- La detección de invenciones y la protección de secretos empresariales no pueden externalizarse del todo, porque dependen de lo que ocurre dentro de la empresa.
- Un único asesor coordinador para todos los países suele exigir menos supervisión que un mosaico de despachos con una parte de la cartera cada uno.
¿Qué implica la externalización de la gestión de PI?
La mayoría de las empresas con derechos en varios países ya subcontrata una parte: un agente redacta la patente y un corresponsal la presenta fuera. La cuestión es hasta dónde llegar. En un extremo, la empresa mantiene un departamento de PI propio y compra servicios concretos. En el otro, un asesor externo gestiona la cartera en el día a día y reporta a un responsable interno. Entre ambos está el modelo que mejor vemos funcionar en grupos medianos: un decisor interno, a menudo en jurídico o en I+D, apoyado por un único coordinador externo que lleva los procedimientos, los plazos y los corresponsales en todos los mercados.
La norma internacional de gestión de la PI, ISO 56005:2020 (publicada el 24 de noviembre de 2020), plantea la cuestión del mismo modo: distingue entre crear una estrategia de PI que apoye la innovación, implantar una gestión sistemática de la PI en los procesos de innovación y aplicar herramientas coherentes. La estrategia es del negocio; buena parte de la gestión sistemática puede delegarse.
Qué subcontratar y qué mantener en casa
| Actividad | Mantener en casa | Subcontratar |
|---|---|---|
| Estrategia y presupuesto de PI | Decidir mercados, prioridades y gasto | Asesoramiento sobre vías, costes y riesgos |
| Detección de invenciones y marcas | Proceso de comunicación de invenciones, registro de inventores, elección de nombres | Búsquedas de patentabilidad y de disponibilidad |
| Solicitud y tramitación | Aprobar solicitudes y contestaciones | Redacción, presentación, suspensos, oposiciones |
| Plazos y renovaciones | Acceso al calendario; aprobar renovaciones y abandonos | Control de plazos, avisos, pago de tasas oficiales |
| Extensiones internacionales | Elegir países | Coordinar agentes locales y traducciones |
| Vigilancia y defensa | Decisiones comerciales ante conflictos | Vigilancia de marcas, oposiciones, requerimientos, apoyo en litigios |
| Contratos y titularidad | Contratos laborales, de I+D y de proveedores archivados | Redactar licencias y cesiones; inscribir cambios de titular |
| Secretos empresariales | Control de accesos, política de confidencialidad, formación | Revisión de la política y modelos de acuerdos de confidencialidad |
La columna de la izquierda no es opcional. Una empresa que externaliza sus renovaciones pero no sabe qué derechos tiene, ni a nombre de quién, ha cedido el riesgo sin conservar el control.
Cuándo la ley exige un representante
En muchos procedimientos la externalización no es una opción. Tres ejemplos de las oficinas europeas:
- EUIPO. Según el artículo 119.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, quien no tenga domicilio, sede ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo debe estar representado en todos los procedimientos salvo la presentación de la solicitud.
- Oficina Europea de Patentes (OEP). El artículo 133.2 del Convenio sobre la Patente Europea fija la misma regla para quien no tenga residencia ni sede principal en un Estado contratante: necesita un representante profesional para todo salvo la presentación.
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El artículo 175.2 de la Ley 24/2015, de Patentes, obliga a los no residentes en un Estado miembro de la UE a actuar mediante agente de la propiedad industrial.
Muchas oficinas nacionales de Latinoamérica y África exigen también un representante local, con reglas que cambian de una oficina a otra. Para un grupo latinoamericano o africano que entra en Europa, o una empresa europea que se expande al sur, el primer paso práctico es saber dónde es obligatorio el representante y quién va a coordinarlo.
Los plazos que debe proteger la externalización
La mayoría de las pérdidas en una cartera se deben a una fecha vencida, no a un argumento perdido. Estos son algunos de los plazos que debe controlar un calendario externo, con su base oficial:
| Derecho | Plazo | Consecuencia si se pierde |
|---|---|---|
| Marca de la Unión | Vigencia de 10 años; renovación en los 6 meses anteriores al vencimiento (artículos 52 y 53 del Reglamento 2017/1001) | Otros 6 meses con tasa adicional; después, el registro caduca |
| Solicitud de patente europea | Anualidades desde el tercer año, que vencen el último día del mes del aniversario (regla 51 del CPE) | 6 meses de gracia con tasa adicional; después, la solicitud se considera retirada (artículo 86 del CPE) |
| Solicitud PCT | Fase nacional a los 30 o 31 meses desde la prioridad, según la oficina (tabla de la OMPI) | Pérdida de la solicitud en ese país, con un restablecimiento limitado |
| Invención laboral (España) | El empleado debe comunicarla en el plazo de 1 mes desde que la concluye; el empresario tiene 3 meses para asumir las del artículo 17 (artículo 18 de la Ley 24/2015) | Conflictos de titularidad y pérdida de derechos |
La última fila recuerda que algunos plazos empiezan dentro de la empresa. Ningún despacho externo puede controlar una invención de la que nadie le ha informado.
¿Un coordinador o varios despachos?
El mosaico de despachos, uno por país o por tipo de derecho, suele crecer por acumulación. Cada uno es competente en lo suyo, pero nadie ve la cartera completa, los informes llegan en formatos distintos y la empresa acaba haciendo de coordinadora sin quererlo. Un único asesor coordinador ofrece un calendario, una línea de reporte y una factura, y sigue recurriendo a especialistas locales donde lo exige la ley o el mercado. La contrapartida es depender de un proveedor; por eso el contrato debe garantizar el acceso a los datos del calendario y su exportación, y cada derecho debe figurar a nombre de la empresa, no del asesor.
Qué significa para su empresa
- Haga un inventario: cada derecho, país, titular registral y próximo vencimiento.
- Designe un responsable interno que apruebe solicitudes, renovaciones y abandonos.
- Defina el alcance: solo procedimientos, o también vigilancia, contratos y defensa.
- Acuerde el reporte: un calendario compartido, revisiones periódicas de la cartera y una vía de escalado para plazos urgentes.
- Mantenga los procesos internos que ningún asesor puede llevar por usted: comunicación de invenciones, medidas de confidencialidad y orden en los contratos.
Si quiere centralizar una cartera repartida entre Europa, Latinoamérica y África, nuestro equipo de estrategia de PI transfronteriza y gestión externalizada de carteras puede diseñar el modelo con usted, y nuestro equipo de registro y renovación de marcas puede asumir el trabajo diario.
Dónde se equivocan las empresas al externalizar la PI
- Externalizar las decisiones junto con las tareas. El asesor recomienda; la empresa decide qué mantener, abandonar o defender.
- Derechos a nombre equivocado: una filial que ya no existe, un distribuidor o un antiguo socio fundador. Corregir la titularidad tarde cuesta más que inscribirla bien.
- Avisos de renovación dirigidos a alguien que ya no está. Cada oficina y cada corresponsal deben tener un domicilio de notificaciones actualizado.
- Pensar que la confidencialidad es cosa de otros. Según el artículo 1 de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, la información solo está protegida si su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto.
- No prever la salida. Si cambiar de asesor obliga a reconstruir el calendario desde cero, la externalización ha creado un riesgo nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la externalización de la gestión de PI?
Es encargar a un asesor externo la parte procedimental y administrativa de una cartera, como solicitudes, tramitación, control de plazos, renovaciones, vigilancia y agentes en el extranjero. La empresa conserva las decisiones estratégicas, el presupuesto, el registro de titularidades y los procesos internos, como la comunicación de invenciones y la protección de secretos empresariales.
¿Sale más barato externalizar la gestión de PI que crear un equipo interno?
Depende del tamaño y la dispersión de la cartera. Las tasas oficiales son las mismas en ambos casos. La diferencia está en el tiempo profesional, la supervisión y el coste de los errores. En carteras repartidas por muchos países, un único coordinador suele reducir el tiempo interno dedicado a gestionar varios despachos y a cuadrar informes distintos.
¿Podemos mantener a nuestros agentes locales si externalizamos la coordinación?
Normalmente sí. Un asesor coordinador puede trabajar con los agentes en los que ya confía, siempre que el calendario y la correspondencia estén centralizados. Lo importante es que una sola parte vea todos los plazos y que la titularidad y las instrucciones sean coherentes en todos los países.
¿Puede IP Global Guard asumir la gestión de nuestra cartera actual?
Sí. Auditamos la cartera, reconstruimos un único calendario, revisamos las titularidades y asumimos solicitudes y renovaciones, actuando ante la EUIPO, la OEPM y los sistemas de la OMPI directamente cuando nuestros profesionales están habilitados y, si no, mediante representantes cualificados, y coordinando corresponsales locales en Europa, Latinoamérica y África desde un único interlocutor.
Confíe su cartera a IP Global Guard
Externalizar la gestión de PI funciona cuando un solo asesor tiene la visión completa y la empresa conserva las decisiones. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, gestiona marcas, patentes, diseños y dominios con una sola estrategia, un único interlocutor y una única relación de facturación en más de 25 jurisdicciones; consulte nuestra cobertura en Europa, Latinoamérica y África.
Envíenos la lista de sus derechos, los países y los próximos vencimientos que conozca, aunque esté incompleta. La revisaremos, señalaremos huecos y fechas urgentes y le propondremos un modelo de gestión adaptado a su equipo. Contacte con nosotros para revisar su cartera.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico; refleja la situación en la fecha de su publicación.
Fuentes
- Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, DOUE L 154 (16 de junio de 2017), artículos 52, 53 y 119
- OEP, Convenio sobre la Patente Europea, artículo 133
- OEP, Convenio sobre la Patente Europea, artículo 86 y regla 51
- BOE, Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (texto consolidado), artículos 15 a 18 y 175
- BOE, Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (texto consolidado), artículo 1
- OMPI, Plazos para la entrada en la fase nacional o regional del PCT
- ISO 56005:2020, Gestión de la innovación: herramientas y métodos para la gestión de la propiedad intelectual (ficha de catálogo, 24 de noviembre de 2020)
