El opt-out presentado por quien figuraba como titular de una patente europea sigue siendo válido aunque un tribunal declare después que nunca tuvo derecho a ella, y la retirada del opt-out UPC por el verdadero titular no surte efecto si alguien presentó antes una acción nacional. Es lo que resulta de dos resoluciones del caso Silimed v Polytech, dictadas por la División Local de Hamburgo del Tribunal Unificado de Patentes (TUP o UPC) el 7 de mayo de 2026 y por el presidente del Tribunal de Apelación el 29 de junio de 2026. La brasileña Silimed recuperó su patente en Alemania, pero no pudo llevarla al TUP. Es una advertencia para quien compre, recupere o herede patentes europeas.
En resumen
- El opt-out solicitado por quien consta en los registros nacionales es válido; una sentencia posterior de reivindicación no lo anula porque, según el Derecho alemán, la transmisión no tiene efecto retroactivo.
- La retirada del opt-out no surte efecto si se interpuso una acción nacional que el TUP también podría conocer antes de inscribirse la retirada (artículo 83.4 del Acuerdo y regla 5.8 del Reglamento de Procedimiento).
- Aquí la acción que bloqueó la retirada fue una demanda de nulidad presentada en Alemania el día siguiente a la carta de requerimiento de Silimed.
- La situación de opt-out de cada patente europea debe formar parte de la revisión previa a cualquier adquisición o recuperación.
¿Qué ocurrió en Silimed v Polytech?
Los hechos proceden de la resolución de la División Local de Hamburgo de 7 de mayo de 2026 (UPC_CFI_481/2026) y de la decisión del presidente del Tribunal de Apelación de 29 de junio de 2026 (UPC_CoA_066/2026).
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 25 de noviembre de 2015 | Se concede la EP 2 581 193 (fabricación de implantes) a Polytech Health & Aesthetics GmbH. |
| 2017 | Silimed Indústria de Implantes, con sede en Río de Janeiro, demanda en Fráncfort la transmisión de todas las partes nacionales. |
| 30 de marzo de 2023 | Polytech, todavía titular registral, excluye la patente del TUP (opt-out). |
| 5 de enero de 2026 | Adquiere firmeza la sentencia del Tribunal Regional Superior de Fráncfort de 28 de noviembre de 2024 que ordena la transmisión. |
| 8 de enero de 2026 | Silimed envía a Polytech una carta de requerimiento con un plazo de 24 horas. |
| 9 de enero de 2026 | PTH&A Management GmbH, sociedad del grupo Polytech, presenta una demanda de nulidad contra la parte alemana ante el Tribunal Federal de Patentes. |
| 4 y 5 de febrero de 2026 | Silimed retira el opt-out y demanda por infracción a nueve sociedades ante la División Local de Hamburgo. |
| 7 de mayo de 2026 | Hamburgo declara ineficaz la retirada e inadmite la demanda. |
| 29 de junio de 2026 | El presidente del Tribunal de Apelación rechaza eliminar el opt-out de Polytech como «no autorizado». |
Por qué siguió siendo válido el opt-out del titular «equivocado»
El artículo 83.3 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes permite al titular excluir una patente europea clásica de la competencia exclusiva del TUP durante el periodo transitorio. La regla 8.5 del Reglamento de Procedimiento considera titular a quien tiene derecho a figurar como tal según la ley nacional, y presume, salvo prueba en contrario, que lo es quien consta en los registros nacionales.
Silimed sostuvo que Polytech nunca tuvo derecho a la patente. Ambas resoluciones lo rechazaron. La sentencia alemana ordenó una transmisión, que surte efecto al ser firme y no hacia atrás. Hasta entonces, el titular registral conservaba plena capacidad para actuar sobre la patente, incluido el opt-out. Hamburgo añadió que el registro debe mostrar a todos qué patentes están sometidas al TUP.
Por qué fracasó la retirada del opt-out UPC
El artículo 83.4 del Acuerdo permite al titular retirar el opt-out en cualquier momento, salvo que ya se haya ejercitado una acción ante un tribunal nacional. La regla 5.8 del Reglamento de Procedimiento declara ineficaz la retirada si, antes de su inscripción, se inició en un Estado del TUP una acción sobre una materia que el TUP también puede conocer, como la nulidad.
Hamburgo entendió que la demanda alemana de nulidad se ejercitó el 9 de enero de 2026, cuando la recibió el Tribunal Federal de Patentes, y llegó a la misma conclusión aplicando el artículo 32 del Reglamento Bruselas I bis. Tampoco prosperó el argumento de que la demanda vulneraba una orden judicial alemana y procedía de una sociedad vinculada: PTH&A era un tercero distinto. El opt-out siguió en vigor y el TUP carecía de competencia. La resolución de Hamburgo era recurrible en apelación en el plazo de dos meses.
Qué significa para su empresa
Titular latinoamericano, patente europea y litigio alemán: una combinación habitual en nuestro corredor. Pasos prácticos:
- Compruebe la situación de opt-out de cada patente europea que adquiera o recupere, y busque acciones nacionales ya pendientes en Estados del TUP.
- Si quiere litigar ante el TUP, retire el opt-out antes de cualquier carta de requerimiento, negociación de licencia o anuncio que pueda provocar una acción nacional preventiva.
- Tenga presente la regla 5.10: inscrita la retirada, la patente no puede volver a excluirse.
- En litigios de titularidad, planifique el foro junto con la transmisión: la sentencia nacional no reescribe el registro del TUP.
Nuestro equipo de patentes europeas y estrategia ante el TUP puede revisar la situación de opt-out de una cartera antes de una operación o de una campaña de defensa.
Dónde se suelen equivocar los titulares
- Enviar primero la carta de requerimiento. Aquí la acción nacional llegó al día siguiente de la carta, y ese orden decidió el foro.
- Olvidar el opt-out en la revisión previa a una compra. Un comprador que piensa litigar ante el TUP puede encontrarse la patente excluida por decisión del titular anterior.
- Repartir el asunto entre asesores. Si un despacho lleva la reivindicación, otro el TUP y un tercero las acciones nacionales, nadie controla el calendario.
Preguntas frecuentes
¿Puedo retirar el opt-out del TUP si ya hay un procedimiento nacional?
No con eficacia, si la acción nacional versa sobre una materia que el TUP también puede conocer, como la infracción o la nulidad, y se ejercitó antes de inscribirse la retirada. El artículo 83.4 del Acuerdo y la regla 5.8 del Reglamento la dejan sin efecto, y la patente sigue fuera del TUP, como resolvió Hamburgo en Silimed v Polytech.
¿Ganar una acción reivindicatoria anula el opt-out del titular anterior?
No según el Derecho alemán, de acuerdo con las dos resoluciones de Silimed v Polytech. La transmisión surte efecto cuando la sentencia es firme, sin efecto retroactivo, por lo que el opt-out presentado por el titular registral de entonces sigue siendo válido. El nuevo titular puede retirarlo, pero solo si ninguna acción nacional lo impide.
¿Puede IP Global Guard revisar la situación ante el TUP de las patentes que vamos a comprar?
Sí. Dentro de la revisión de patentes comprobamos la titularidad registral, la situación de opt-out y las acciones nacionales pendientes, y definimos la estrategia de foro con agentes de patentes europeas y representantes ante el TUP. Para compradores de Latinoamérica y África coordinamos la parte europea desde un único interlocutor.
Cómo puede ayudarle IP Global Guard
Silimed v Polytech demuestra que el acceso al TUP puede decidirse por una demanda presentada un día antes en un tribunal nacional. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, coordina adquisiciones, recuperaciones y defensa de patentes en más de 25 jurisdicciones de Europa, Latinoamérica y África, con agentes de patentes europeas y representantes ante el TUP en la parte europea y nuestro equipo de litigios y operaciones de propiedad industrial en los contratos.
Envíenos la lista de patentes europeas que va a adquirir o recuperar y su calendario de actuaciones. Comprobaremos su situación de opt-out y le diremos en qué orden conviene actuar. Hable con nuestro equipo de patentes.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico; refleja la situación en la fecha de su publicación.
Fuentes
- TUP, División Local de Hamburgo, resolución de 7 de mayo de 2026, UPC_CFI_481/2026 (Silimed v Polytech)
- TUP, decisión del presidente del Tribunal de Apelación de 29 de junio de 2026, UPC_CoA_066/2026
- Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, DO C 175 de 20 de junio de 2013
- TUP, Reglamento de Procedimiento, versión consolidada vigente desde el 1 de enero de 2026
