La due diligence de propiedad industrial transfronteriza es la revisión concreta que hace un comprador, inversor o licenciatario sobre las patentes de una empresa antes de firmar: quién es el titular, dónde están vigentes, qué cargas soportan y si el negocio puede operar sin infringir derechos de terceros. La ISO 56005, guía de la ISO sobre gestión de la propiedad intelectual, ofrece un buen marco, y el IP Helpdesk de la Comisión Europea acaba de publicar una lista de comprobación para operaciones entre la UE y Latinoamérica. Esta guía la convierte en un checklist de patentes para operaciones entre Europa y Latinoamérica.
En resumen
- La due diligence no es una auditoría: es una verificación con un fin concreto, normalmente con un tercero, que se activa con una inversión, una compra, una licencia, una alianza o una expansión internacional.
- Los ámbitos clave son titularidad y cadena de derechos, vigencia y cobertura territorial, libertad de operación, contratos y cargas, y valoración.
- En Latinoamérica no hay un sistema regional de patentes: cada país se comprueba en su propio registro.
- En las patentes europeas hay que revisar el Registro Europeo de Patentes, las validaciones nacionales y si cada patente está excluida (opt-out) del Tribunal Unificado de Patentes.
- Una transmisión solo produce efectos ante la EPO cuando se inscribe con pruebas (regla 22 del CPE), así que las cesiones no inscritas son una señal de alarma.
¿Qué es la due diligence de propiedad industrial transfronteriza y cómo la enmarca la ISO 56005?
En su artículo de 31 de agosto de 2026, dentro de una serie sobre la ISO 56005:2020, el IP Helpdesk de la Comisión Europea (gestionado por la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las Pymes) distingue dos ejercicios. La auditoría de PI es una revisión interna, amplia y periódica, de la cartera. La due diligence es una verificación concreta para una operación determinada, normalmente con intervención de un tercero. El artículo enumera los desencadenantes habituales:
- rondas de inversión;
- fusiones y adquisiciones;
- contratos de licencia;
- alianzas estratégicas y codesarrollo;
- expansión internacional;
- convocatorias y proyectos financiados.
Y subraya algo muy práctico: la empresa que audita su PI con regularidad llega a la due diligence con las respuestas preparadas; la que no lo hace se entera de sus carencias cuando las encuentran los asesores del comprador.
Checklist de due diligence de patentes para Europa y Latinoamérica
El artículo del Helpdesk agrupa el trabajo en cinco ámbitos y añade los riesgos latinoamericanos. La tabla los aplica a las patentes e incorpora los puntos europeos que con más frecuencia cambian el resultado de una operación.
| Ámbito | Qué verificar | Europa | Latinoamérica |
|---|---|---|---|
| Titularidad y cadena de derechos | Derechos de cada inventor cedidos al vendedor mediante contrato válido; cesiones inscritas | Transmisiones inscritas en el Registro Europeo de Patentes (regla 22 del CPE) y en los registros nacionales tras la validación | Cesiones inscritas en cada oficina nacional; cláusulas sobre invenciones de empleados y colaboradores según la ley local |
| Vigencia y estado | Patentes concedidas o en trámite, tasas pagadas, sin caducidades, oposiciones ni acciones de nulidad | Plazo de oposición ante la EPO, anualidades nacionales, efecto unitario si se pidió | Anualidades pagadas país por país; estado del examen en cada oficina |
| Cobertura territorial | Hay protección donde la empresa fabrica, vende o venderá | En qué Estados se validó la patente europea; la patente unitaria cubre 18 Estados de la UE, no España | Sin sistema regional: revisar cada país donde opera el negocio |
| Libertad de operación (FTO) | Los productos pueden comercializarse sin infringir patentes de terceros | Búsquedas que cubran patentes y solicitudes europeas y nacionales | Búsquedas en cada registro nacional relevante |
| Contratos y cargas | Licencias, exclusivas, garantías, cotitularidad, compromisos de estandarización | Licencias exclusivas y prendas inscritas; situación del opt-out del TUP | Licencias que deben inscribirse localmente para oponerse a terceros |
| Valoración | Precio justificado por la solidez y el alcance de los derechos | Vida restante, alcance de las reivindicaciones tras oposición, posibilidad de ejecución | Cobertura en los mercados que generan ingresos |
¿Qué hay que revisar en las patentes europeas?
El Registro Europeo de Patentes y la regla 22 del CPE
Según la regla 22 del CPE, la transmisión de una solicitud de patente europea se inscribe en el Registro Europeo de Patentes a petición de parte, aportando documentos que la acrediten, y solo produce efectos frente a la EPO desde ese momento. Si el vendedor no figura en el registro, la cadena de titularidad está incompleta hasta que se subsane. Tras la concesión, la patente europea se convierte en un haz de derechos nacionales, así que también hay que revisar las transmisiones en cada registro nacional donde se validó.
El opt-out del Tribunal Unificado de Patentes
El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) funciona desde la entrada en vigor del Acuerdo el 1 de junio de 2023, según la EPO. Conforme al artículo 83 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, durante un periodo transitorio de siete años los titulares de patentes europeas clásicas pueden excluirlas de la competencia exclusiva del Tribunal; la exclusión surte efecto al inscribirse en el registro y puede retirarse. Para el comprador cambia dónde puede atacarse y ejecutarse la patente: una acción central de nulidad ante el TUP o los tribunales nacionales. La situación de cada patente debe estar en el checklist.
¿Qué hay que revisar en Latinoamérica?
El artículo del Helpdesk destaca cuatro riesgos latinoamericanos para las pymes europeas: no hay un sistema regional unificado, terceros registran marcas extranjeras antes de que llegue su titular, los plazos de ejecución varían por país y el know-how se protege sobre todo por contrato. En patentes, esto supone:
- comprobar cada registro nacional por separado, del IMPI de México al INPI de Brasil, en lugar de fiarse de la lista de familias del vendedor;
- confirmar que las entradas en fase nacional y las anualidades se hicieron en plazo, porque un plazo vencido puede no tener remedio;
- revisar los contratos laborales y de servicios según la ley local, ya que las reglas sobre derechos y remuneración de los inventores difieren;
- verificar que los acuerdos de confidencialidad que protegen el know-how no patentado son ejecutables donde se usa.
Qué significa para su empresa
Si compra, invierte o toma una licencia, pida pronto la relación de patentes y contrástela con los registros oficiales, no con la hoja de cálculo del vendedor. Si es la empresa objetivo, haga una auditoría antes de que empiece el proceso: inscriba las cesiones pendientes, regularice las anualidades cuando sea posible y documente las cesiones de los inventores. En ambos casos, defina el alcance: una FTO completa en todos los países rara vez es proporcionada, mientras que la titularidad y la cobertura en los mercados con ingresos casi siempre lo son. Nuestro equipo de patentes puede llevar la parte de patentes, y nuestro servicio de estrategia de PI transfronteriza y due diligence cubre marcas, software y el resto de la cartera.
Dónde falla la due diligence de propiedad industrial transfronteriza
- Fiarse de la lista del vendedor. Las hojas de familias suelen mostrar patentes caducadas o nunca validadas en un país.
- Olvidar a los inventores. Una patente solicitada por la empresa sin cesión válida de un fundador o colaborador deja la titularidad abierta.
- Pasar por alto licencias y prendas no inscritas, que pueden vincular al comprador o limitar la explotación.
- Ignorar el TUP. Una patente sin opt-out puede anularse de forma centralizada para todos los Estados participantes en una sola acción.
- Repartir el trabajo por países. Despachos distintos en cada jurisdicción entregan informes que no encajan; una revisión coordinada da al equipo de la operación una sola imagen.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia una auditoría de PI de una due diligence?
La auditoría de PI es una revisión interna, amplia y periódica de la cartera, su valor y sus riesgos. La due diligence es una verificación concreta para una operación determinada, como una inversión, una compra o una licencia, que normalmente se hace para un tercero o por él. Una auditoría reciente acelera la due diligence y reduce las sorpresas.
¿Es obligatoria la ISO 56005 para hacer una due diligence de PI?
No. La ISO 56005:2020 es una norma de orientación sobre gestión de la propiedad intelectual, no un requisito legal. Es útil como marco común entre comprador, vendedor y asesores, porque ordena la revisión en ámbitos reconocidos como titularidad, vigencia, libertad de operación, contratos y valoración.
¿Cuánto tarda una due diligence de patentes en una operación transfronteriza?
Depende del número de familias, de países y de la profundidad acordada. Comprobar titularidad, estado y cobertura en los registros oficiales es relativamente rápido si el vendedor aporta una relación completa; las búsquedas de libertad de operación en varios países llevan más tiempo. Pactar el alcance desde el principio es lo que mantiene un calendario realista.
¿Puede IP Global Guard hacer la due diligence de patentes en Europa y Latinoamérica?
Sí. Definimos el alcance con el equipo de la operación, verificamos titularidad, estado y cobertura en los registros oficiales, revisamos cargas y situación ante el TUP y coordinamos agentes de patentes europeas y corresponsales locales cualificados en Latinoamérica y África, con un único informe consolidado y un único interlocutor.
Cómo le acompaña IP Global Guard en la operación
Una cartera de patentes vale lo que pueda probarse en los registros. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, realiza due diligence de PI, apoyo a la valoración y estructuración de carteras en más de 25 jurisdicciones de Europa, Latinoamérica y África con una sola estrategia y una única relación de facturación.
Compártanos el calendario de la operación, la relación de patentes de la empresa objetivo y los países que importan. Le propondremos un alcance proporcionado y un único informe que su equipo pueda usar. Contacte con nosotros sobre su operación.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico ni sustituye la revisión de la operación concreta.
Fuentes
- IP Helpdesk de la Comisión Europea (EISMEA), ISO 56005: intellectual property due diligence (31 de agosto de 2026)
- EPO, Convenio sobre la Patente Europea, regla 22 (inscripción de transmisiones)
- Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, DO C 175 de 20 de junio de 2013 (artículo 83)
- EPO, Unified Patent Court (entrada en vigor el 1 de junio de 2023)
- EPO, Unitary Patent: Estados participantes
