Una empresa con sede fuera de Estados Unidos que quiera proteger su marca en EE. UU. y Latinoamérica necesita dos tipos de ayuda: un abogado con licencia estadounidense para todo lo que presente ante la USPTO y agentes locales en la mayoría de las oficinas latinoamericanas. Unos buenos servicios PI transfronterizos EE. UU.–Latinoamérica reúnen ambos bajo un único coordinador, de modo que las solicitudes compartan un mismo plan, una misma lista de productos y servicios y el mismo titular. Esta guía se dirige a empresas europeas y latinoamericanas que preparan esa expansión.
En resumen
- Según el 37 CFR 2.11, el solicitante o titular de una marca domiciliado fuera de EE. UU. debe estar representado por un abogado con licencia estadounidense ante la USPTO.
- A EE. UU. se llega por la vía nacional o por el Sistema de Madrid; la designación por Madrid exige la declaración de intención de uso MM18, en inglés y sin alteraciones.
- El registro estadounidense se mantiene con una declaración de uso entre el quinto y el sexto año, sea cual sea la vía.
- En Latinoamérica continental, Madrid solo cubre Brasil, Chile, Colombia y México; Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y Centroamérica exigen solicitudes nacionales con agentes locales.
- El fallo más común no es jurídico sino de organización: titulares, especificaciones y plazos distintos en cada país.
¿Quién necesita un abogado estadounidense ante la USPTO?
La regla es breve. El 37 CFR 2.11(a), introducido en 2019, dispone que el solicitante, titular o parte en un procedimiento cuyo domicilio no esté en Estados Unidos o sus territorios debe estar representado por un abogado habilitado para actuar según las normas de la USPTO (la oficina de patentes y marcas de EE. UU.), y que la oficina no puede ayudar a elegirlo. La propia página de la USPTO «Do I need an attorney?» (actualizada el 21 de agosto de 2025) lo resume así: los solicitantes y titulares domiciliados en el extranjero deben tener un abogado con licencia en EE. UU. y mantener actualizado su domicilio en los escritos.
En la práctica, esto tiene tres consecuencias:
- El requisito alcanza a solicitantes, titulares y partes en procedimientos. Cubre la solicitud, las respuestas a las objeciones de la oficina y los trámites posteriores al registro.
- La USPTO puede pedir información para comprobar el domicilio (2.11(b)), y facilitar datos falsos se considera un escrito con fines indebidos, sujeto a sanciones (2.11(e)).
- La USPTO advierte de que no avala a las empresas privadas de presentación y de que algunas pueden inducir a error. Un «servicio de registro» barato que no es un abogado estadounidense no cumple la norma.
Solicitud nacional o designación por Madrid: ¿por dónde entrar en EE. UU.?
La USPTO enumera las bases de presentación: uso actual en el comercio (sección 1(a)), intención de uso de buena fe (sección 1(b)), una solicitud extranjera presentada en los seis meses anteriores (sección 44(d)), un registro extranjero del país de origen (sección 44(e)) y un registro internacional extendido a EE. UU. por el Protocolo de Madrid (sección 66(a)).
| Vía | Qué exige EE. UU. | Quién presenta y contesta |
|---|---|---|
| Nacional, intención de uso (1(b)) | Registro solo tras aceptarse la declaración de uso: seis meses desde el aviso de admisión, prorrogables hasta 36 meses en total | Abogado con licencia en EE. UU. |
| Nacional, base extranjera (44(d) o 44(e)) | Declaración jurada de intención de uso; con la 44(e), el registro extranjero debe estar vigente cuando EE. UU. registra | Abogado con licencia en EE. UU. |
| Designación por Madrid (66(a)) | Formulario MM18 anexo a la solicitud internacional o a la designación posterior, en inglés y sin modificar | Presenta la oficina de origen; cualquier denegación estadounidense la contesta un abogado con licencia en EE. UU. |
| Mantenimiento (todas las vías) | Declaración de uso de la sección 8 entre los años 5 y 6; renovación entre los años 9 y 10; seis meses de gracia con recargo | Abogado con licencia en EE. UU. |
El formulario MM18 (edición de marzo de 2026) recoge la redacción exacta de la declaración y advierte de que cualquier supresión o cambio la convierte en irregular; debe firmarse en inglés aunque la solicitud internacional esté en español o francés. En las solicitudes por intención de uso, la USPTO admite hasta cinco prórrogas de seis meses tras el aviso de admisión, con un máximo de 36 meses. Y según sus normas de mantenimiento, los registros estadounidenses procedentes de Madrid siguen los mismos plazos de declaración, mientras que el registro internacional se renueva ante la OMPI.
Madrid resulta atractivo para empresas con marca de base en España, la UE, México, Brasil, Colombia o Chile, todos miembros según WIPO Lex. La vía nacional da más control sobre la especificación estadounidense y evita depender de la marca de base durante los cinco primeros años.
¿Qué cambia en Latinoamérica?
Latinoamérica no tiene un título regional de marca. Según WIPO Lex, los países continentales que forman parte del Protocolo de Madrid son Brasil (desde 2019), Chile (2022), Colombia (2012) y México (2013). Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala y la República Dominicana no lo son, de modo que cada uno exige una solicitud nacional, normalmente a través de un agente local.
Las normas locales también condicionan el plan. En la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), la Decisión 486 permite cancelar un registro por tres años sin uso, pero cuenta el uso en cualquier país miembro (art. 165), y las licencias no surten efecto frente a terceros hasta que se registran (art. 162). En Brasil, la Ley de Propiedad Industrial 9.279/1996 exige inscribir los contratos de licencia en el INPI para que surtan efecto frente a terceros (art. 140), y el registro puede caducar tras cinco años sin uso (art. 143).
¿Cómo se coordina EE. UU. y Latinoamérica con un único interlocutor?
En la práctica, un modelo que funciona tiene cuatro capas:
- Un expediente maestro: la sociedad titular, la marca exacta, una lista maestra de productos y servicios y las solicitudes de base. Cada país toma su especificación de esa lista, adaptada a la práctica local.
- Un único calendario: aprovechar los seis meses de prioridad de la primera solicitud para alinear EE. UU., Madrid y las vías nacionales, de modo que la fecha más temprana proteja todos los mercados.
- El firmante local adecuado: un abogado con licencia en EE. UU. para la USPTO y agentes habilitados en cada oficina latinoamericana, todos instruidos con el mismo expediente.
- Una única agenda de plazos: declaraciones de la sección 8, periodos de uso andinos y brasileños, renovaciones e inscripción de licencias, controlados en un solo lugar.
Es lo que ofrece nuestro servicio de estrategia de PI transfronteriza para EE. UU. y Latinoamérica: un plan y un único interlocutor, con el abogado estadounidense y los agentes latinoamericanos trabajando con las mismas instrucciones.
Qué significa para su empresa
- Compruebe dónde está domiciliada la empresa a efectos de la USPTO. Si es fuera de EE. UU., presupueste un abogado estadounidense desde el primer día, también para objeciones y mantenimiento.
- Decida la vía estadounidense antes de presentar la marca en su país. Si el plan es Madrid, prepare el MM18 y una especificación apta para EE. UU. junto con la solicitud de base.
- Ordene Latinoamérica por sistemas: países de Madrid, países andinos y países solo nacionales, cada uno con su agente y sus plazos.
- Solicite a nombre de la sociedad que vaya a ser titular a largo plazo. Corregir el titular después supone cesiones e inscripciones en cada país.
- Prevea la prueba de uso. EE. UU. la pide en el quinto año; Brasil y los países andinos permiten cancelar por falta de uso.
Si su principal activo son las marcas, nuestro equipo de registro internacional de marcas se ocupa de las solicitudes europeas de base y de Madrid que alimentan la estrategia en EE. UU. y Latinoamérica.
Dónde se suelen equivocar las empresas
- Presentar en EE. UU. sin abogado estadounidense. El solicitante domiciliado en el extranjero que presenta solo, o a través de un servicio que no es un abogado, recibirá un requerimiento de representación y sufrirá retrasos.
- Retocar el MM18. Cualquier cambio en la declaración la convierte en irregular, lo que pone en riesgo la designación de EE. UU.
- Dar el registro estadounidense por permanente. Sin la declaración de la sección 8 entre los años cinco y seis, el registro se cancela al terminar el plazo de gracia.
- Titulares distintos en cada país. Si un distribuidor o una filial local solicita a su nombre, se rompe la cadena de titularidad y pueden bloquearse cesiones posteriores.
- Copiar la misma especificación en todas partes. La práctica estadounidense y las oficinas latinoamericanas leen las descripciones de productos y servicios de forma distinta; un texto único sin adaptar provoca denegaciones.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un abogado estadounidense si mi empresa está en España o México?
Sí. Según el 37 CFR 2.11, los solicitantes y titulares domiciliados fuera de Estados Unidos deben estar representados ante la USPTO por un abogado con licencia estadounidense. Eso incluye la solicitud, las respuestas a objeciones y los trámites de mantenimiento. Quien está domiciliado en EE. UU. no está obligado, aunque la USPTO recomienda valorarlo.
¿Puedo designar EE. UU. a través del Sistema de Madrid?
Sí, si su marca de base está en un miembro de Madrid como España, la UE, México, Brasil, Colombia o Chile. La designación debe incluir la declaración de intención de uso MM18, en inglés y sin cambios. Si la USPTO plantea una denegación, la respuesta debe presentarla un abogado con licencia estadounidense.
¿Qué países latinoamericanos quedan fuera de Madrid?
Según WIPO Lex, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala y la República Dominicana no son miembros de Madrid. Allí la protección exige solicitudes nacionales, normalmente a través de agentes locales y, a ser posible, coordinadas con sus solicitudes de Madrid para que coincidan fechas de prioridad y especificaciones.
¿Puede IP Global Guard coordinar mis solicitudes en EE. UU. y Latinoamérica?
Sí. Preparamos y coordinamos el plan desde Europa, tramitamos sus solicitudes ante la EUIPO, la OEPM y por Madrid directamente cuando nuestros profesionales están habilitados y, si no, mediante representantes cualificados, y coordinamos agentes locales en Latinoamérica. No actuamos ante la USPTO: allí firma un abogado con licencia estadounidense, el suyo o uno que coordinamos.
Un único coordinador para las Américas
Expandirse a EE. UU. y Latinoamérica no tiene por qué significar gestionar una docena de asesores. IP Global Guard, línea de propiedad industrial e intelectual de META Channel Corporation Limited, trabaja en más de 25 jurisdicciones de Europa, Latinoamérica y África con una sola estrategia y una única relación de facturación, y extiende ese plan a EE. UU. mediante Madrid y un abogado estadounidense coordinado; consulte nuestra cobertura por jurisdicciones.
Cuéntenos qué marcas quiere proteger, en qué países y cuándo prevé lanzar. Le propondremos la vía para cada mercado, el calendario de solicitudes y quién debe firmar en cada oficina, todo desde un único punto de contacto. Envíe a nuestro equipo su lista de mercados.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el consejo de un profesional habilitado en cada jurisdicción.
Fuentes
- USPTO, Do I need an attorney? (actualizada el 21 de agosto de 2025)
- 37 CFR 2.11, requisito de representación (84 FR 31510, 2 de julio de 2019, modificado en 2021), vía Cornell LII
- USPTO, Basis (actualizada el 3 de marzo de 2021)
- USPTO, Intent-to-use applications (actualizada el 25 de marzo de 2026)
- USPTO, Keeping your registration alive
- OMPI, formulario MM18, declaración de intención de uso: Estados Unidos (marzo de 2026)
- WIPO Lex, partes contratantes del Protocolo de Madrid
- WIPO Lex, Protocolo de Madrid, modificado el 12 de noviembre de 2007 (art. 6.3, dependencia de cinco años)
- Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (14 de septiembre de 2000)
- Brasil, Ley 9.279, de 14 de mayo de 1996 (Ley de Propiedad Industrial)
